潘曉玫法官 臺灣高等法院 一、我國專利法下之專利貢獻度 智慧財產及商業法院在專利侵權相關案件中，已經逐漸發展論述專利貢獻度內容之判決，亦即就系爭專利於被控侵權物上實質提供多少價值，包含技術、經濟層面來加以衡量後，得出專利貢獻度之比例。專利法並未有專利貢獻度之明文規定，然由民國92年2月6日專利法第85條第1項第2款損害賠償計算方式，原規定「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」，嗣現行專利法第97條第1項第2款「因侵害行為所得之利益」則刪除但書規定，可知現行法已非採總銷售額說，法院即應考量侵權人因控侵權物利用系爭專利於銷售時所獲取之利益如何計算，又該款所稱之利益，應與專利貢獻度視為不同層次之問題，所謂利益指侵權人因產銷被控侵權物客觀上之利益，而專利貢獻度則係涵攝於該款所謂「因侵害行為」，即系爭專利在被控侵權物上實質提供多少價值，包含技術、經濟層面等內容。復觀前揭專利法修法理由，可知如果以銷售被控侵權物之全部收入作為侵權人所得利益，此種方式損害賠償額會讓利用系爭專利產製之產品視為獨占該產品市場，但一方面專利並非是產品市場之獨占，侵權人所得利益有可能是來自第三人之競爭產品或市場利益，皆非專利權人因系爭專利所應得之利益；另一方面如果侵權人原有通路或市場能力相當強大，如果把被控侵權物所得全部利益歸於專利權人，其所得的賠償顯有過大，基於上開因素把該條但書刪掉。是以現行專利法第97條第1項第2款所稱「利益」，因將侵權人銷售被控侵權物之總額要扣除成本跟必要費用，再視系爭專利對於被控侵權物之功效、影響消費者對於該產品之購買意願、被控侵權物上所存在之先前技術或複合專利等情形，判斷個案之專利貢獻度，而本文係以智慧財產及商業法院於計算專利侵權案件之損害賠償時，就專利貢獻度之比例認定方式提出整理。。 二、智慧財產及商業法院判定之專利貢獻度 (一)以有無實施系爭專利之產品價格差額，所佔整體產品價格比例，作為系爭專利對於產品之貢獻度(104年度民專訴字第50號、104年度民專訴字第66號、104年度民專訴字第80號、107年民專上字第27號民事判決1可資參照)： 由當事人提供有實施系爭專利之產品、未實施系爭專利之產品(其餘所有功能、構件、規格等產品內容均相同之狀態下)，比較兩者產品於市場上之差價，而認該價差佔有實施系爭專利之產品價格之比例，為系爭專利為實施系爭專利之產品所帶來之貢獻。 (二)以系爭專利所實施之技術為產品所達成主要功效、為消費者購買主要因素判定： 2-1專利貢獻度為百分之百(110年度民專訴字第76號、110年度民專上更一字第6號、100年度民專訴字第61號民事判決2可資參照) ：該等案件係以系爭專利所實施之技術與產品其他構件屬於無法分離或需相互配合使用、系爭專利實施技術屬於該產品核心技術、或為消費者購買產品之最重要因素等，判定系爭專利對於產品之專利貢獻度為百分之百。 2-2專利貢獻度依比例認定(106年度民專上字第30號、106年度民專訴字第12號、108年度民專上字第22號、109年度民專上字第9號、109年度民專訴第35號、109年度民專訴字第61號民事判決3)：解析被控侵權物之核心技術，與該等技術所能達成功效分別為何，系爭專利所實施之技術佔核心技術或所有組成零件之比例，或再參酌該技術是否為消費者購買該產品意願主要因素之一，進而判斷專利貢獻度之比例。 (三)由鑑定機構進行專利貢獻度之鑑定(102年民專訴字第7號、109年度民專上字第45號民事判決4可資參照)：由當事人聲請或合意以被控侵權產品為鑑定標的，送請鑑定機關鑑定系爭專利於被控侵權產品上之專利貢獻度。法院進一步可請鑑定機關就系爭專利技術層面、經濟層面於被控權物品上之貢獻度占比，且於鑑定完成後，就當事人爭執之鑑定內容再予雙方辯論之機會，並予以認定最後貢獻度之比例。 (四)採用專家意見書、與案件相關產業分析之碩士論文(107年度民專上更一第4號、103年度民專上更一字第2號民事判決5可資參照)：採用當事人一方所提出之專家意見書、碩士論文認定系爭專利對於產品貢獻度之比例。 (五)認專利貢獻度證明有困難，而依民事訴訟法第222條規定，整體考量包含貢獻度等各因素後，酌定最後之損害賠償金額(108年度民專訴字第84號、106年度民專訴字第93號、105年度民專訴字第74號民事判決6可資參照) (六)無計算或考量專利貢獻度之必要(108年度民專上更三字第7號、108年度民專上易字第4號民事判決7可資參照)：此二案均為新型專利，法院認該等專利為產品之關鍵技術、產品價值之顯現、銷售產品之重點，或消費者主要購買產品之因素，而無須計算或考量專利貢獻度。 綜合以上法院判決，大致可歸納出該專利於產品之實施上，如可認為整體產 品之核心價值，包含關鍵技術、產值等，則即可能判斷以專利貢獻度為產品之全部或無須計算專利貢獻度(即等同於專利貢獻度為全部)之方式來評價侵權人因侵害行為所得之利益。然如認該專利存在於產品之其中一部分構件或僅為產品提供部分之功能性，則再以利用鑑定、專家文獻、對比有使用專利之相同產品價差等方式，解析該產品存在之其他專利或功效，該產品對外銷售時是否對消費者表彰何種技術或效用、該專利是否對於消費者購買意願產生誘因等後，依各項證據整體評價後計算該專利對於產品之貢獻度比例應為何。 三、專利貢獻度認定上可能遇到之難題 依專利法第2條規定專利之種類，區分為發明專利、新型專利、設計專利，本文所整理前揭判決內容判定貢獻度之方式均涵蓋專利法上開三種專利類型，然就利用自然法則之技術思想，對物品形狀、構造或組合之創作所為新型專利；對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作所為設計專利，如何判斷該等創作對產品所帶來之市場價值、如何將該等專利自產品上解析為某一構件或如何與產品之其他功效、技術內容解離等，均為個案中判斷貢獻度時不易證明之部分。又現今產業於科技發展及專業分工下所產生涵蓋大量智慧財產之產品，不乏同一產品上存有複數以上之專利存在，且該等專利亦可能合併有發明專利、新型專利、設計專利，此時，應否查明同一產品上究存有多少專利、不同專利分別應如何評價其對於同一產品之貢獻度、該等複數專利是否為同一專利家族、該等專利相較先前技術所增進商業上之價值等因素，法院於判斷系爭專利對於產品之貢獻度上是否予以審酌?以及如何將該因素量化為貢獻度上計算? 四、結論 專利法雖未有關於專利貢獻度之明文規定，然現行專利法第97條第1項第 2款規定以侵害人因侵害行為所得利益作為損害賠償計算基礎時，既需要確 認被控侵權物利用系爭專利於銷售時所獲取之利益，即應將專利貢獻度予以 考量，智慧財產及商業法院於專利侵權案件上對此業已多有運用及論述，由於專利貢獻度涉及技術層面、經濟層面之考量，且依個案觀之，尚有同一侵權物上存有複合專利、單一或複數專利對應至產品結構之技術特徵、專利與先前技術之區別等因素存在，法院於判斷專利貢獻度時，實存在相當困難性，如此部分得以經由法院偕同兩造當事人協商鑑定貢獻度之內容及方式、得以鑑定該技術價值之單位，且由兩造提供相關產品銷售資料、專利或對應技術等技術資料，則所取得關於貢獻度之鑑定結論似較為可採；惟若兩造當事人未同意送請鑑定或於訴訟中請專業人士評估說明，則仍需當事人提出上開證據資料，並經法院綜合考量及多方蒐集各項公開資訊，始得更加趨近侵害專利權應負擔損害賠償範疇。 註釋： 1. 智慧財產及商業法院104年度民專訴字第50號、104年度民專訴字第66號、104年度民專訴字第80號、107年民專上字第27號民事判決。 2. 智慧財產及商業法院110年度民專訴字第76號、110年度民專上更一字第6號、100年度民專訴字第61號民事判決。 3. 智慧財產及商業法院106年度民專上字第30號、106年度民專訴字第12號、108年度民專上字第22號、109年度民專上字第9號、109年度民專訴第35號、109年度民專訴字第61號民事判決。 4. 智慧財產及商業法院102年民專訴字第7號、109年度民專上字第45號民事判決。 5. 智慧財產及商業法院107年度民專上更一第4號、103年度民專上更一字第2號民事判決。 6. 智慧財產及商業法院108年度民專訴字第84號、106年度民專訴字第93號、105年度民專訴字第74號民事判決。 7. 智慧財產及商業法院108年度民專上更三字第7號、108年度民專上易字第4號民事判決。
作者簡介 姓名：潘曉玫 現職：臺灣高等法院民事庭法官 學歷：國立政治大學法學院法律學系法學學士 經歷：臺灣高等法院民事庭法官 臺灣高等法院民事庭法官 智慧財產及商業法院智慧財產庭法官 臺灣新北地方法院民事庭（勞工專庭）法官 臺灣新北地方法院刑事庭法官 臺灣臺中地方法院刑事庭、民事庭法官 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局