前言 地處太平洋和歐亞大陸的交界，文化、政治、經濟，方方面面，台灣受島嶼兩側強權的影響至深。對台灣人來說，講到「國際」或「世界」，我們心裡想的往往是中國和美國。專利界亦然，新手入行，從台灣實務學起，略有基礎後就涉獵中美實務。很多時候，評價專利從業者，不僅看他對台灣實務的了解，也看他是否能從更宏觀——也就是進而考慮中美——的角度給出整體建議。相較之下，對其他專利局，台灣申請人的興趣有相當落差。據統計1，國人向外國申請專利，數量以美國為最，中國次之。位居第三的歐洲案，其數量僅有美國案的十分之一。無可否認，台灣從業者對歐洲專利的熟悉程度，比之中美尚有不如。而「台、中、美」為主，其他國家為輔的思考方式，也未必適用於所有使用者，特別是以歐洲為主要市場的申請人。 作為從台灣入行，如今在歐洲執業的專利工作者，我也曾切身體會台灣從業者面對歐洲專利可能存有的盲點。由此出發，本文以介紹歐洲專利申請程序為引，說明申請各階段的程序意義，也介紹歐洲專利局獨特的程序工具，以及可能較不為人熟知的策略運用。 壹、提出申請 一份歐洲專利申請案的生命歷程可以大致分為四個階段：提出申請（filing）、檢索（search）、審查（examination）、核准/駁回（grant/refusal）。 所謂「提申」，最重要的程序意義在取得申請日。先前技術、專利權期間的計算俱以此為準。就此，歐洲專利局的規定是異常寬鬆的。只要歐洲專利局收到的文件中包含了：（a）尋求歐洲專利的意思表示；（b）足以識別申請人或聯繫申請人的資訊；（c）說明書，或引用某份先申請案，就可以建立申請日2。其他如繳費等形式規定仍待審查，但不影響申請日的建立。此外，歐洲專利申請案還可以用任何語言提出3。 申請日建立後，如果申請人不續行繳費等程序，申請案會被視為撤回，不會公開。但已建立申請日的此案，仍可以作為後申請案的優先權案。 就申請策略而言，以上規定意味的是，申請人完全可以把歐洲專利申請案當作美國臨時案使用。只要不續行繳費，兩者的法律效果——即取得申請日——是完全相同的。申請美國臨時案還有官方規費，按前述策略提出歐洲申請案，官方規費是零4。 申請日確立後，歐洲專利局會續審文件是否齊備、格式是否正確、費用是否繳納等形式問題。申請階段須繳納的費用包括檢索費（search fee），這表示，如無其他缺陷，程序將會往前推進到檢索階段。 貳、檢索 檢索的程序意義在於由歐洲專利局完成歐洲檢索報告（European Search Report），此份報告與歐洲檢索意見（European Search Opinion）並稱為歐洲擴充檢索報告（extended European Search Report）。 與許多專利局不同，歐洲專利局將「檢索」和「審查」分為兩個階段。通常，審查主要基於檢索階段找到的引證文件。因此，完成檢索報告的目的，是便於申請人判斷是否仍然值得續行申請程序。 時間上，目前多數申請案能在申請日後五個月內獲得檢索報告5。就品質而言，多年來歐洲專利局的檢索/審查水準公認為五大局中最佳6。 考慮前述線索，可以得出以下結論：申請人應盡可能將歐洲專利局作為第一局提出申請。這是因為歐洲專利局是少數承諾半年內給出首次檢索結果的局方。獲得歐洲檢索報告後，距離優先權期限還有半年以上的時間，在這數個月間，申請人可以基於（公認最佳的）檢索結果，進一步完善其申請案，在優先權期限結束前，到各國提出申請，這會大大提高申請案的獲准機會。 當然，就台灣申請人而言，現實是多數申請案必然是以台灣案做為優先權案，台灣案提出後才決定是否在其他國家申請。前述建議並不適用這種申請模式。但有少數情況（譬如相關技術格外重要、銷售市場主要在歐洲等），在內部立案階段，申請人已經確認將要申請包括歐洲在內的多國專利。此時應審慎考量是否將歐洲案做為優先權案。尤其注意這種策略並不會對申請人造成額外的時間壓力，因為申請案可以用中文提出（詳如前文）。 參、審查 申請人最遲應在歐洲檢索報告公開後六個月內繳交審查費（examination fee），並回應檢索報告指出的缺陷，以啟動審查7。 審查，顧名思義，是由歐洲專利局來評估申請案是否能授與專利。 歐洲專利的審查採合議制，負責的單位是審查組（Examining Division），通常由三人構成。主要審查工作由其中一人承擔，稱為主審查員（primary Examiner）或第一審查員（first Examiner），此人通常也是準備歐洲檢索報告的審查委員。最終作出「准/駁」決定時，由審查組共同決定。 審查通常包括零到數次的官方通知和意見回復，原則上以書面進行，稱之為書面程序（written proceedings）。如果經由書面程序達成共識，審查組會發出核准預先通知（Intention to Grant）通知，推動程序向核准階段前進。如果無法透過書面取得共識，審查通常終止於口頭審理（oral proceedings，以下稱為「口審」）。這是歐洲獨有的程序，值得進一步說明。 當事人在歐洲專利局享有要求口審的權利。這是對意見表達權（right to be heard）的進一步保障。簡言之，在歐洲專利局作出任何對當事人不利的決定之前，局方有義務聽取當事人的意見，其方式可以書面為之，應當事人要求，也可以口頭方式為之，以保證更直接的溝通8。 因為台、中、美沒有相應程序，首次接觸口審的台灣從業人員，有時會將它理解為存在於台、中、美的「面詢」或「電詢」。但他們的程序意義截然不同。 口審是解決爭議的最終手段。原則上，口審結束當下，審查組必須作出核准或駁回的決定，只在例外情形會續行書面程序。這意味著參加口審的各方，包括審查組和申請人/代理人，都需全面了解案情，有能力即時討論、回應任何可合理預期的問題。更白話說，準備口審很花時間，所以它很貴9。 為了幫助申請人準備口審，審查組會事先發出口審通知（Summons to attend oral proceedings），該通知會註明口審預計討論的事項，以及提交最後書面意見（final written submissions）的期限。 對申請人而言，口審很貴；對審查組而言，口審很麻煩。所以，即使口審通知已經發出，雙方都還是期待能適時達成共識，以便取消口審。除了申請人主動放棄外，還存在兩種可能：其一是審查組被最後書面意見說服，不待申請人要求，即取消口審，續行書面程序（即如前所述，發出 Intention to grant 通知）；其二是審查組在最後書面意見中獲得了足以讓專利獲准的靈感，口審前主動與申請人溝通，且取得申請人的同意10。很明顯，兩者的關鍵都在最後書面意見。 正因如此，口審通知不應被視為一般的官方通知，最後書面意見也不應被視為一般的申復意見。面對口審通知，申請人應通盤檢視申請案、審查歷史和引證文件，盡力準備一份全面而深入的回應。的確，這樣做遠比回應一般官方通知費時，但這是必要的投資，其目的是避免因參加口審而產生的更高費用。 此外，之所以名為「最後」，是因為歐洲專利局——不只審查組，如果申請人上訴，也包括上訴委員會（Boards of Appeal）——沒有義務審查任何在最後書面意見後才提交的材料11。這更顯示盡力準備這份書面意見的重要性。 歐洲專利局提供一種獨特的程序工具，雖不特別限制運用的場合，但尤其常見於最後書面意見，這就是主要請求（main request）和輔助請求（auxiliary request(s)）12。在這裡「request」指一組請求項，也就是說，申請人有權要求審查組依序審查多組請求項：當優先次序最高的第一組請求項（main request）不能獲准時，繼續審查排序次高的第二組請求項（通常命名為 Auxiliary Request 1），以此類推，直到找到可以獲准的 request 或確認所有 requests 均不可准為止。 舉例而言，如果原申請專利範圍共有十項請求項，第一項為獨立項，其他為附屬項。申請人的主要請求可能是按原申請專利範圍核准，申請人的輔助請求則可能是將原第二項併入獨立項後所得的九項請求項。 在準備最後書面意見的情況，這意味著申請人可以嘗試各種可能的獨立項，譬如 main request 保留原請求項，而在各個 auxiliary requests 嘗試將不同特徵併入獨立項。理論上，這足以涵蓋所有對申請人而言仍有意義的技術方案，前文所謂的「全面」回應，意在於此。 肆、核准/駁回 申請程序走到最終階段，如果專利即將獲准，可能須考慮「是否分案」、「是否請求單一專利（Unitary Patent）」、「是否選擇退出 UPC 管轄權（opt-out）」等事項。如果申請案將被駁回，也有分案（divisional application）和上訴（appeal）等救濟手段可考慮。限於篇幅，不再特別展開說明。 伍、結論 與一般介紹申請程序的文章稍有不同，本文不求細節嚴密完整（多次使用「通常」、「原則上」這些龜縮用語表示存在例外），而著重說明申請各階段的程序意義。我的期望是，歐洲專利的台灣使用者，與自己的案子相對照，能清楚自己身處何處，下一步要前去哪裡。此外，本文特別選擇數種非屬「通常知識」的程序規定，舉例說明它們的運用方式。選擇的依據是基於作者和台灣同事的交流，囿於個人經驗，難免偏頗，但希望本文仍具有一定的普遍性價值。對本文有疑問的讀者，歡迎和作者聯絡。 註釋： https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-979-101-xCat-2.html Rule 40(1) EPC；注意此處的「說明書」不包括請求項。 Article 14(2) EPC；以英、法、德文以外的語言提出申請案，需在期限內提交英、法或德文翻譯。 必須強調，儘管就「取得申請日」而言，歐洲法對說明書沒有任何形式上要求，但後申請案要成功主張優先權的條件，是其發明已被先申請案直接且無歧義地（directly and unambiguously）揭露。如果先申請案只是粗略寫就的幾頁草稿，此要件很難滿足。當然，草草寫就的美國臨時案也一樣。 https://www.epo.org/en/legal/guide-epc/2023/ga_c5_2_3.html https://www.iam-media.com/report/special-reports/q4-2021/article/executive-summary https://www.epo.org/en/legal/guide-epc/2023/ga_c5_4_1.html Articles 113 and 116 EPC 粗略估計，一位專利律師準備口審以及參加口審所需的工作時數大概落於12至24個工作小時，就此所產生的費用可能即與書面程序的所有費用相當。內容較複雜，或由兩位專利律師合作的案子，費用更可能倍增。 https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/e_iii_7_2_1.html Rule 116(1) EPC https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/h_iii_3.html
作者簡介 姓名：胡家榮 現職：Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB 歐洲專利律師 UPC 訴訟代理人 台灣專利師 學歷：MSc., Maastricht University 清華大學材料系碩士 清華大學材料系學士 聯絡作者：huchiajung@gmail.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局