壹、前言：智慧財產權的重要性

       實務工作面幾乎所有面向都會用到著作財產權法，商標更是經常使用的保護措施，只有在存續期間過後，商標才會喪失保護，但隨時都應該記得智慧財產權的保護旨在促進技術的創新以及文明發展。

       本次重點將會聚焦在實務申請商標註冊的策略。各國的商標註冊程序，受到全球智慧財產相關協議影響而有許多相似性，但各國之間對於智慧財產權的保護仍各自有所不同。這之間的比較以及申請時的選擇將是本次主題。

貳、歐盟智慧財產局商標申請策略
一、歐盟智慧財產局商標的特殊性

       原則上，各國申請商標時應適用本國的智慧財產法，各國對於本國的商標有有獨立管轄權。但在歐盟申請商標（EUTM） 的時候則配合歐盟整體的法律，在現在的27個歐盟會員國中取得一個歐盟的商標。

       附帶一提，也可以透過馬德里公約申請商標。在此不同於歐盟智慧財產局商標只獲得一個商標，而是由申請人選擇在哪些地區獲得商標保護並在選擇的國家中分別得到一個商標權。

二、歐盟智慧財產局商標的適用範圍

       在歐盟申請商標的時候，首先要注意的是歐盟涵蓋哪一些國家，例如英國以及挪威均非歐盟的國家。另外，英國的脫歐也產生了不少問題，例如脫歐前已在歐盟取得的商標現在不是仍然在英國受到保護或是在英國使用這些商標是否構成侵權的問題。

       第二，能夠申請一個商標即在歐盟的27個國家裡面受到保護的代價是在申請商標時必須考量每一個國家的情形。例如商標是否在特定國家構成描述性商標而不受商標保護或是與其中一個國家的商標之間構成近似，可能造成商標無法申請；或是在英文非主要語言的東歐，英文商標因為不會使一般民眾產生連想，使申請商標比在英語系國家申請容易。

       最後，歐盟不是一個穩定不變的組織，申請商標的時候需要隨時注意退出或加入的國家以確定商標適用範圍。

三、歐盟智慧財產局商標註冊程序以及德國商標註冊程序的比較

（一）歐盟商標

       向歐盟智慧財產局註冊商標的特點在於公開商標註冊以前沒有職權審查階段，所以通常2到8周就可以完成商標註冊。不要求職權審查另一方面也讓商標被駁回的機會減少，因為只能在有實質紛爭時才能提出。同時註冊商標時應該盡量使自己的要件符合歐盟的預先批准條款（pre-approved terms） 以免延長註冊時間。另一個優勢在於它的商標保護範圍很廣，價格也很便宜，通常2000歐元左右就可以完成在27個國家內的商標註冊。

（二）德國商標（EPTO）

       德國註冊商標的特點則在於其無須公開即可先行註冊。註冊後商標方能開始使用，故對於想要立即使用商標的人來說，可以較早開始使用的德國商標擁有很大的優勢。

（三）結論

       由上分析可知二者各有優缺點，所以實務經常兩者並行，一同申請。其中的選擇則取決於各個企業不同的布局考量。例如商標其實只想要在特定少數國家內實行就不需要冒險申請歐盟商標；或是想要及早執行商標權，就可以選擇在德國申請商標。申請人也可以主張優先權（priority filing），在國家申請後可以行使六個月的優先權，進入到歐盟智慧財產局商標等國際商標進行申請（international failings）。

四、適合選擇註冊德國商標的情形

（一）商標布局只需要在特定國家

（二）商標檢索時有侵權疑慮

（三）欲申請馬德里公約商標

       申請馬德里公約商標需要本於一個已存商標。使用容易被駁回的歐盟商標較有可能產生基礎商標被駁回而間接影響馬德里公約申請失敗之情，所以在這種情況下通常會申請國內商標。

       但某些情況下使用歐盟商標反而有利馬德里公約商標審查。原因在於不會面臨專業審查（有些國家審查密度很高像是中國），同時可以及早識別潛在爭議，透過審核通過推測沒有爭議存在。

（四）在歐盟國家內不具識別性

       特定國家商標法對於識別性的審查標準不同，申請人應依產品性質選擇對申請最有利於申請的國家。例如許多菸商會使用瑞士商標法。瑞士是個小國家，商標較少，對商標限制也較少，故申請上較容易成功。

五、德國商標申請要件

       德國商標申請要求申請人營業所在地（place of business）或實質有效的工業或商業機構（real and effective industrial or commercial establishment） 位於德國境內。

       「實質有效的工業或商業機構」 解釋上要求必為分公司同時具有實際進行談判的能力。子公司（subsidiary company） 則因為非法律上實體所以不符合「實質有效的工業或商業機構」，但如果子公司可以處理與第三方的交易則仍然可以用以主張為「實質有效的工業或商業機構」。不過在申請歐盟智慧財產局商標時，申請人在此條件上不會面臨實質審查，也因此使歐盟智慧財產局商標申請受到歡迎。

六、歐盟智慧財產局商標實務上的識別性審查

       在歐盟申請相較於在單一國家有嚴格的描述性商標審查。個案需要在每個歐盟領域內接受審查，且需要經所有歐洲國家語言審核，如果在一個語言下產生違反商標法的解釋，商標即會被駁回。體現出歐盟智慧財產局商標標準嚴苛且難以預測的一例是B prime案。B prime申請註冊用於服飾，但被歐盟智慧財產局認定與描述內衣罩杯尺寸的B相同，故被認定為描述性商標而不受歐盟商標保護。

七、識別性欠缺的討論

（一）立體商標（3D marks）

       原則上如果欲申請的商標是一個通常的形狀（basic shape） 或只是實用性功能（functional purposes） 而生的立體形狀，則無法申請商標權。於是在申請策略上可以在立體設計中加入表意元素（verbal element），例如在靴子上或杯底加上特定文字或圖樣。

（二）行銷廣告標語

       案例法上要求廣告標語需「具有簡潔性、原創性，且可成為獨立且有意義的廣告標語」方能申請。惟實際上審核標準比案例法寬鬆許多，審查結果也難以預測，於是建議勇於申請。

八、商標使用要求

       歐盟不要求公開聲明且對使用的要求有五年寬限期（grace period），同時對於實際使用（actual use） 不受專業性審查（ex-officio examination） 亦不用提出使用證據，只有在更新商標或是商標受到侵害欲證明自己有使用時才有證明的需要。有些申請人會想規避五年寬限期而在五年即將期滿前再度申請商標權以延長自己的寬限期，然而這樣的作法是惡意的（bad faith）且不被允許。

       另外，申請商標時歐盟商標也不要求提供詳細的商標商品範圍，於是可以用於較廣的產品或服務。例如，產品可以列為軟體商品的使用而不需要詳細說明何種軟體。

參、歐洲商標訴訟的泛歐執行（pan euro enforcement）

       原則上商標權訴訟只能在商標權國家執行但對於歐盟商標若被告或原告的住居所或根據地在歐盟即可泛歐執行。執行策略上可先用警告信函（cease and desist letter） 告知侵權再進入司法執行。司法執行層面除了一般程序之外尚有初步禁制令程序（preliminary injunction）。由於德國多數訴訟採用的都是初步禁制令程序，於是以下對初步禁制令程序加以介紹。

       在德國，大多商標侵權案件都在初步禁制令程序中和解，接下來介紹幾個特色。第一，初步禁制令程序沒有損害賠償的請求。第二，程序相當快速且經濟，通常在幾天內即可獲得禁制令。第三，沒有言詞辯論程序。初步禁制令程序可能在他造不知道的情況下就核可。第四，具備立即可執行性。而正是這個特色讓雙方通常在初步禁制令程序中就會進行和解。

       初步禁制令程序在德國法的要件中最首要的是緊急性。鑒於初步禁制令程序的快速經濟，緊急要件無須舉證而是逕行推論。唯一須注意事項是需要迅速執行，通常在得知侵權後4-8周內就應提出聲請已顯示事件的緊急性。其他要件則因為時間因素而略過，請大家自行閱覽提供的簡報。