壹、美國商標權與商標訴訟程序（王敏銓教授）

針對本場次主題，與談人王敏銓教授首先針對美國商標法與訴訟程序的特性，提出了幾點實體面與程序面的回饋，特別著重於與台灣商標法的異同，以及講者所提及的真實案件中，其他可能的訴訟策略：

一、實體面

（一）美國與台灣商標法體系不同

美國之商標法體系為平行的商標法體系，其一是州法與普通法中的商標權，其二則是聯邦法中的商標權。以商標審判和上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）為例，該委員會僅主責處理聯邦層級的商標註冊，而完全不處理普通法的商標問題；普通法中的商標權，則是經由商標實際使用，以建立商品與商譽的連結。

（二）商業外觀的侵害案件——Philips案之討論

商業外觀使消費者得以識別商品或服務來源，且不論註冊與否，同時受到美國聯邦商標法與普通法的保護。惟不同於我國商標法，在美國，主張商業外觀之人負較高的舉證責任：(1) 需舉證非功能性；(2) 在特定案件中需舉證後天識別性；(3) 系爭商業外觀沒有混淆誤認之虞的問題。反觀Philips案，被告律師在訴訟策略上，似可爭執「萊姆綠」不具後天識別性，以及具備功能性，而不構成受保護的商業外觀。

（三）商標淡化——SONY案之討論

2006年，美國通過《商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act of 2006, TDRA）》已經提高著名性的要求，要求全國一般消費公眾所廣為認知，並規定四個著名性的例示因素：廣告、銷售、實際認知、有無聯邦註冊。在SONY案中，較具爭議的問題不在著名性之有無，而應在商標淡化底下進一步討論「有無識別性減弱的因果關係」問題，但由於涉案兩商標過於近似，所以可惜被告律師在這部分似較少著墨。

（四）損害賠償計算——LIG案的討論

在商標侵害案件中，金錢救濟規定於美國聯邦商標法第35條，可主張之損害包括：具體損害、被告侵害所得利益，以及在特定案件中例外得主張之律師費。以前兩種損害而言，發源自普通法的法源之具體損害，是一種填補性的損害賠償；侵害所得利益則源自衡平法的法源。

如同講者在介紹LIG案作為被告代理人時的訴訟策略時所述，普通法案件中，被告有適用陪審團審判的權利，反之，衡平法案件則無。因此當個案同時涉及普通與衡平法—即同時涉及具體損害與侵害所得利益—時，究竟有無陪審團審判的權利，若站在LIG案原告希望獲得陪審團審判的立場，即可進一步爭執。原告所委任的律師應可於侵害所得利益之外，一併主張商譽損失、對於商標控制能力的損失等具體損害，以獲致陪審團審判。

二、程序面

（一）美國商標訴訟之審前救濟程序

美國商標訴訟的審前救濟程序，主要分為扣押財產與禁制令，其中禁制令又可分為暫時限制命令與初步禁制令。暫時限制命令之時間相對短暫，且在聯邦法院中相對難以獲得；初步禁制令則需要經過聽審才能核發，法院須衡量原被告損害、公共損害、訴訟勝訴可能性。此四要件，於我國定暫時狀態假處分之規定（民事訴訟法第538條）亦有明文。

（二）證據開示程序——LIG案的討論

證據開示程序的策略重點在於利用六種證據開示方法，使訴訟在審前程序中終結。LIG案中使用的證據開示方法為聯邦民事訴訟程序第36條之「要求請求自認」，若依第36條以書面自認，其後於訴訟上即不能為相反之證明，是為本案被告訴訟策略上的失策。

三、小結

由演講內容與講者所分享之實務案例可知，美國訴訟的審前程序的威力強大，甚至足以終結訴訟。此外，取經美國商業外觀保護實務，我國法院似可於處理商標或商業外觀案件時，除應注意避免商標法取代專利法外，亦可一併審酌「商標／商業外觀所保護的特色」、「識別性」，以及「非功能性」等要素。

貳、我國法院審理侵害商標訴訟程序及案例簡介（吳俊龍法官）

與談人吳俊龍法官指出，我國商標採取註冊與屬地主義，與美國差異甚大。以下簡述我國的商標訴訟的特色：

一、智慧財產案件審理法新制

2023年上路的《智慧財產案件審理法（下稱審理法）》共包含九大重點，與商標法較有關系者羅列如下：

• 引進審理計畫（第18條）：第一審時即採行審理計畫，使兩造對於未來案件進行的流程有所遇見，增進訴訟效能。
• 律師強制代理（第10條）：商標不若專利與營業秘密案件具有高度專業性，惟依第10條第1項第6款，上訴三審時仍強制律師代理。
• 專家證人（第28條）：往後的商標案件中，各種專家證人出具之專業意見，例如：市占率報告、市場報告、是否構成混淆誤認之虞、損害賠償計算之意見等，也都可以作為擬訂訴訟策略的依據。
• 司法與行政資訊交流制度（第42條）

二、法院的角色與訴訟流程

我國的訴訟思維與美國的訴訟思維不同，美國常以和解為目的進行訴訟，惟我國通常是和解不成方進入訴訟程序，和解率並不高。法院亦被要求需兼顧公平與正義。

此外，我國法院之訴訟流程亦異於美國，以起訴時點區分，起訴前之程序，包括證據保全與保全程序；起訴後則為事實審理與證據調查。

三、訴訟攻防重點——以TutorABC案為例

（一）案例事實

麥奇數位股份有限公司為台灣最早成立之線上英語教學平台，公司在營運其間，陸續取得了一系列的「Tutor」商標，並曾經智慧局與法院判決認定達到著名程度。而後，陸續有若干同業公司，以「Tutor」相關之商標作為行銷使用，麥奇數位股份有限公司於是對這些公司提起侵害商標權之訴訟。

（二）以本案涉及爭點看商標訴訟之攻防重點

此系列判決中的訴訟攻防重點如下：

• 商標是否達到著名程度？
• 兩商標是否近似？是否使用於類似或同一之商品或服務？
• 先天識別性不高的「Tutor」為既有字彙，則侵害商標的標準是否有所不同？是否適合由商標權人獨占？
• 本案損害賠償的計算，適用商標法第71條時是否仍須考慮商標貢獻度？

參、商標訴訟之策略思考與法律思維（邵瓊慧律師）

承繼講者演講內容多為策略面的討論，因此與談重點主要分為兩面向：一為兩造律師如何透過策略思考達到當事人所欲達成的結果；二為法院的法律思維，應該及如何在消費者保護、商標權人保護以及市場競爭之間劃定平衡點。

一、商標訴訟策略思考

台灣商標民事案件的複雜程度相對美國而言並不高，程序成本也便宜許多，惟即便如此，對品牌而言，商標侵權訴訟的影響亦可能十分龐大，尤其影響商譽，因此在訴訟策略的擬定上不可不慎。近年來，國內許多傳統產業正面臨轉型，商標的跨類型使用增加，帶動爭議案件數量可能因此攀升。

審理法新制甫施行，吾人可以期待並持續關注，透過律師強制代理的專業化法庭，以及專家證人制度上路後更多攻防武器的選擇，是否會導向更多元化的商標訴訟。

二、商標訴訟之法律思維——以LV v. MOB案、LV v. LG案為例

（一）美國LV v. MOB案與台灣LV v. LG案

2019年的美國，LV公司以商標侵權起訴My Other Bag公司（下稱MOB公司），案例事實略以：MOB公司以「買不起LV包但能買MOB」為標語，行銷與販售印有類似LV公司商標之旗下產品，遭LV公司認為侵害其商標權。第九巡迴法院認為MOB公司之行為構成戲謔仿作（parody），因而不成立商標侵權。

有趣的是，在臺灣也有以戲謔仿作為爭點的LV v. LG案，案例事實略以：另有LG公司向MOB公司取得授權，將MOB公司之商標用於其所生產並販售的氣墊粉餅與粉餅帆布袋，LV公司於是向LG公司「又」提起了商標侵權訴訟。審判中，LG公司的主張引用了上開美國法院對LV v. MOB案成立戲謔仿作的見解。

（二）LV v. LG案中的法律思維

第一審判決以戲謔仿作抗辯成立，判決LV敗訴；然上訴至第二審，法院以戲謔仿作主張商標合理使用，是一種「抗辯」而非商標權人的「權利」，且美國法院之見解雖可以作為法理參考，惟仍不拘束台灣法院，最終廢棄了一審判決，認定LG公司構成商標權侵害。

若分析美國MOB案法院之論理，可知戲謔仿作要件有二：(1) 需清楚傳達「與原作沒有任何關係，並沒有使消費者混淆誤認」的意圖；(2) 需清楚傳遞戲謔意涵或論點。LV v. LG案二審法院認為，台灣跟美國的民情不同，消費者未必可以理解戲謔仿作的意涵，故最終判決認定系爭商標之使用，構成使消費者混淆誤認之虞。即便同為戲謔仿作爭點，美國與台灣法院，針對事實、人民感知的不同，因而有了不同的判定。