壹、前言：以商標使用與註冊劃定的保護範圍

 在美國，「商標使用（use）」是在普通法中建立權利保護範圍的要件，這也是美國商標權的特殊之處，因此美國的商標侵權訴訟中，證明被控侵權商標有混淆誤認之虞（likelihood of confusion）時，當事人必定會以商標使用為攻防標的。然而，因商標使用有其地理上與商品服務類型的侷限，若欲追求更廣泛的保護，商標所有人得以透過「註冊（registration）」，使註冊商標不僅得以享有法律上推定，以及提高個案中的侵權損害賠償數額等。由此可知，申請註冊範圍與實際商標使用範圍，共同勾勒出了個案中商標權的範圍，此為探討美國商標訴訟的攻防策略時，須銘記於心之根本。

貳、美國商標訴訟程序

一、審前程序

（一）證據開示程序（discovery）

  美國的商標訴訟期長約為1年，也有超過2年之案例，訴訟成本昂貴且程序複雜。其中影響成本最重要的程序之一即是進入訴訟程序前的證據開示程序，該程序之目的為取得訴訟相關文件與資料，幾乎任何有關案件之資料，都可以在discovery程序中請求（ask for），例如公司來往的電子郵件、 公司內部人的證詞，以及專家證人意見。

（二）動議程序（motion practice）

   另一要價不斐的審前程序為動議程序，程序中，當事人除了各自提出書面申請，以請求法院作出特定決定，例如駁回對造的某項請求，或者針對特定爭點作出即決判決（summary judgement）等，而法院通常亦會在此程序中進行法庭聽證。

二、專家證人（expert witnesses）

 美國商標訴訟程序中大量使用專家證人作為證據方法。實務上的專家證人類型五花八門，例如用以證明混淆誤認之虞的問卷調查（survey）、針對市場因素提供證詞的行銷（marketing）專家，甚至美國專利商標局的專員也會在法庭上提供對於商標審查的專業證詞。且不只侵權構成要件，損害賠償數額的證明，也會使用具有財會背景的專家證人，以進行所失利潤、實際損害等範圍的證明。由於專家證人對於個案事實與標準的認定扮演舉足輕重的角色，因此人選的選任非常重要，除了需要了解法律，更需要了解事實與具備專業。

三、多樣化的救濟（relief）種類

美國商標訴訟的另一特點為救濟（relief）種類的多樣性，可分為中間性禁止措施（interim injunctive relief）、永久性禁制令，以及金錢性損害賠償。

（一）中間性禁止措施

暫時限制命令（temporary restraining order）作為中間性禁止措施，是由一方當事人在進入訴訟程序前提起的單方（ex parte）程序，旨在防止侵權行為的發生。實務上當事人常利用之另一類型，為以停止侵權行為繼續發生為目的之初步禁制令（preliminary injunction），惟需經過小型審判（trial）程序以認定是否符合核發禁制令的要件，故以核發時間而言未必即時。

（二）永久性禁制令

永久性禁制令的核發於案件終結時，內容包含命被告停止繼續為侵權行為、強制被告發布特定聲明或廣告、強制下架侵權商品，命美國專利及商標局撤銷註冊等。

（三）金錢性損害賠償

在商標的世界中，金錢性損害賠償較專利有更多種舉證方法，例如所失利潤、合理權利金、刊登回復商譽廣告之費用（costs of corrective advertising），以及在少數案件中例外得以主張的律師費用。

四、審判程序

商標法的審判程序分法官審判（bench trial）與陪審團審判（jury trial）。法官審判由法官承審，由於當事人可以事先知悉承審法官過去的辦案內容，大大增進了裁判結果之可預見性；相對於此，陪審團則不具備結果可預見性。美國商標訴訟只有在實際損害（actual damages）的審酌才會動用陪審團審判程序。

五、上訴程序

在一審（地方法院）作出判決後，當事人可以選擇是否將案件上訴至有管轄權之巡迴法院。上訴程序昂貴、耗費時間通常為18個月以上，且案件常會在下級審法院與上訴法院間來回，使整個案件從開始到終結需歷時數年之久，故不難想見許多案件都會在上訴程序的一來一回之間和解。

參、美國商標訴訟案例與訴訟攻防策略

商標權中的利益衡量，充滿消費者保護與權利人的保護的折衝，因此公眾觀點在商標案件中十分重要，史無前例的元宇宙相關案件：MetaBirkins判決，即是仰賴陪審團的認定作成的。此外，Mark Sommers律師亦強調，美國商標訴訟實務中，常以開啟訴訟程序作為達成和解的「前置」——商標訴訟是商人間的商業訴訟，而往往非法純粹律上的攻防戰，因此即便是法律上站得住腳的當事人，也可能在進行商業上評估後採取和解策略。以下為數商標案件與其主要策略的介紹：

一、Life is Good Inc. v. LG Electronics USA, Inc. （D. Mass.）

（一）案例事實

Life is Good（下稱LIG公司）是由兩位大學生所開設的公司，主要業務是在波士頓地區以休旅車兜售T-shirt、咖啡馬克杯與相關產品，並將販售所得用於慈善目的，例如病童的資助。本案中，LIG公司主張其自1998年擁有「Life is good」標語以及笑臉圖形的商標權，指定使用於T-shirt、咖啡馬克杯等相關產品，並對韓國LG公司自2003年將「Life’s good.」標語加註在LG的LOGO旁並進行商標使用的行為，提起商標侵權訴訟，請求損害賠償，程序進行中LIG公司請求陪審團審判。

（二）本案訴訟策略：使法院駁回陪審團審判之請求

由於LIG公司以慈善形象著稱，使「慈善小蝦米對抗韓國大企業」的案件進入陪審團審判，將對於LG公司十分不利。依據美國法，若個案中有金錢性損害賠償請求，才享有憲法保障的陪審團審判的權利，惟如果個案中涉及衡平性（equitable）的認定，那就必須採取法官審判程序。基此，本案被告的主張重點在於「證明本案原告無金錢性損害賠償所得填補的損害」。

首先在證據開示程序中，LG公司聲請傳換LIG公司的CEO作為專家證人，以證明在LG公司將「Life’s good」標語使用於LOGO上後，LIG公司產品之銷售量不減反增，並進而請求法院針對「LIG公司並無金錢性損害賠償」此一爭點作出即決判決，以達到其最終目的——請求法院駁回陪審團審判程序。

因無法以較有利的陪審團審判程序進行本案審理，LIG公司在審判開始前數日，即與LG公司達成條件對LG公司有利之和解。

二、Koninklijke Philips NV v. 10793060 Canada Inc.（S.D. Cal.）

（一）案例事實

Philips公司自2015年開始銷售其所開發推出的OneBlade系列刮鬍刀與其刮鬍刀替換頭。OneBlade不僅在設計上完全不同於以往的刮鬍刀，其在產品型錄上所使用的顏色，更是以前所未見使用於刮鬍刀產品的「萊姆綠（lime green）」；被告 Canada公司是銷售OneBlade刮鬍刀替換頭的廠商。本案中，Philips公司以Canada公司在行銷活動中使用萊姆綠的行為，侵害Philips公司的商業外觀（trade dress）而提起訴訟。

（二）本案訴訟策略

1、鎖定正確的被告

被告的擇定會影響程序進行的容易程度，以及個案中損害賠償數額等認定。本案中，販售OneBlade刮鬍刀替換頭的公司者眾，但選擇在許多通路皆有鋪貨，且產品銷售量高的Canada公司，不僅有助於提升損害賠償數額的認定以及提升制止商標仿冒（counterfeit）行為的可能性，更因Canada公司為加拿大公司，法律文書的傳達與通知容易，有助於案件順利進行。

2、鎖定正確的證人

本案所欲達成的目標之一為證明Philips公司擁有「萊姆綠」的商業外觀，證人關於萊姆綠的證詞至關重要，因此Philips公司雇用了一名調查員（investigator）以協助在Canada公司的產品供應鏈中，找出出有利的證人以提供證詞。

本案中的重要證詞有二：

(1) Canada公司就刮鬍刀替換頭的產能極高：據該公司董事長證稱，Canada公司得以一次生產240萬至360萬個刮鬍刀替換頭以供上市銷售。

(2) 萊姆綠具有識別性：從消費者證人之證言可知，刮鬍刀使用者對於萊姆綠用於刮鬍刀的選擇十分反感（hate），但此強烈的消費者印象反而有利於建立萊姆綠的識別性。

最後本案由Philips公司勝訴，Philips公司取得對Canada公司的永久性禁制令，以及4,919萬美元的損害賠償，且法院在證據調查之聽證（evidentiary hearing）程序中認定Philips公司擁有萊姆綠的商業外觀，使得Philips公司得以在此後得以權利人自居，並在Amazon等網路商店上對侵權商品行使其權利。

三、LG Electronics MobileComm USA Inc. v. Xiaowen （S.D. Cal.）

（一）案例事實

本案原告為擁有許多註冊用於耳機與頭戴式裝置的商標的LG公司。LG公司以許多跨國公司為被告，以其販賣仿冒的LG無線頭戴式裝置之行為，提起數宗商標侵權、商標淡化以及仿冒、負面行銷、搶註冊以及不公平競爭訴訟。

（二）本案訴訟策略：鎖定許多國家的仿冒者作為被告提起訴訟，並藉此在程序中取得法院核發的暫時性命令以凍結被告的資產。

本案中被LG公司鎖定而提起訴訟的仿冒人，雖於美國境內擁有一定資產，惟多認為本案訴訟事小或不願與LG公司為敵而並不願至美國法院應訴。法院因此以缺席判決（default judgment），使LG公司成功凍結約20名被告的PayPal帳戶，並據以取得1.681億美元的帳戶內資產。這也是為何講者以「天真（naive）」形容本案被告。

四、Sony Group Corporation v. Neil Campbell （T.T.A.B.）

（一）案例事實

本案被告申請註冊「SoniStream」之文字商標，用於網路直播排程以及音源播放軟體。Sony公司對此申請案主張「SoniStream」導致與「SONY」商標的混淆誤認之虞，以及構成商標淡化。

（二）本案訴訟策略

由Sony公司之主張可知，本案最重要的爭點之一為「SONY」是否構成著名商標，蓋一商標一旦成為著名商標，將得以擴大其商標權的保護範圍與加強保護程度，例如在商標侵權訴訟中，得以主張商標淡化，而不需證明個案中具有混淆誤認之虞。

1、提供商標知名度之證據

Sony公司以6000多頁的證言與證據資料，呈現包括該公司早在1960年即在美國使用SONY商標，並持續以之進行行銷活動，Sony公司產品在美國的銷售額、出現在許多名人代言廣告中，以及許多主流刊物皆列Sony於知名品牌之列等事實，以證明SONY商標在美國已達到著名程度。

2、提出有利之專家證言：以美國語言使用者組成為切入點

Sony公司亦出具專家證言，以語言學之觀點，試圖證明「Soni」與「Sony」兩詞彙於亞洲語言使用者、西班牙語及其他拉丁語言使用者的發音相同，而這兩大語言使用者族群約占美國總人口的15%（約4500萬人）。

由於法院因為不可能作出歧視特定種族之認定，加上對造當事人也不可能抗辯主張特定族群的市場不重要—尤其本專家證言所涉族群於美國之市場並不小—此專家證言最終被法院所採納。

最終，本案法院認定本案「SoniStream」商標有淡化「SONY」商標之虞，然並未認定本案中被告商標是否有與「SONY」商標混淆誤認之虞。

肆、結語

商標訴訟策略的擬定，需考慮的是商場上的現實，而非純法律語言的劍拔弩張。如何在個案中獲取對當事人商業考量上最有利的結果，除了實體法外，更須考量並靈活運用各種訴訟程序的特性、證據方法，以及事實的呈現方式。實務工作者須注意到商標訴訟不僅是法律攻防，更重要的是商業現實，此也正呼應Mark Sommers律師在演講尾聲所強調的

——Never challenge the street smart; be connected to the jury.