與談人：沈宗倫 國立政治大學法學院教授 蔡惠如 智慧財產及商業法院法官兼庭長 鍾亦琳 萬國專利商標事務所顧問律師 紀錄：黃婉婷 國立臺灣大學法律研究所經濟法組三年級 壹、商標法修正後之合理使用規範（沈宗倫教授） 一、實際規範模式 商標法修正後，合理使用之規範模式可分為「當然抗辯型」與「簡易判斷型」。 （一）當然抗辯型 此種規範模式之法理基礎在於「價值取捨」，個案中會隨著商標本身的特性或市場上的發展情形等事實認定合理使用，因此不免有時會妥協商標法防止混淆誤認之虞的立法意旨。 以商標法第36條第1項第1款「描述性合理使用」之規範為例，此條文隱含了商業自由保護的考量，為了使業者得以對於其產品本身或品質進行描述，立法者因而在商業自由之保護與識別性之間取得妥協，條文適用增加許多認定上的不確定因素，例如「描述可能性」。 （二）簡易判斷型 此種規範模式仍肯認防止混淆誤認之虞作為商標法的最高目標，惟考慮認定上的效率，以因應商業現實與訴訟上需要，故創設簡化的合理使用判斷方式。 以商標法第36條第1項第2款「指示性合理使用」規範為例，該條文設計上以本文調整了舉證責任的分配，惟但書仍回歸混淆誤認之虞的判斷。實務上常以指示性合理使用處理比較廣告中的戲謔仿作案件，我國司法實務受到美國判例法的影響，雖然並無直接提到美國法採取的「Roger測試」，惟基本精神大同小異，法院在指示性合理使用的操作上，最終仍會回歸混淆誤認之虞的判斷。 二、指示性合理使用的解釋適用 在訴訟中，被告常提出「使用商標之實際需要」、「未逾必要程度」，以及「未使相關消費者產生表象性的商業聯繫或贊助關係誤導」抗辯並舉證，若被告舉證成功，則舉證責任轉換，需由原告舉證被告行為有致相關消費者混淆誤認之虞。 貳、商標法新制之議題（蔡惠如法官） 一、新商標法規定——商標代理人 商標法第6條規定，商標代理人所得承辦之業務，原則上包含申請註冊及其他相關程序，例外於一定的條件下有機會成為訴訟關係人。此外，新法並搭配了代理人的在職進修要求，期待新制上路後，透過代理人的專業，使商標程序整體得以發展健全。 二、新智慧財產案件審理法規定 新智慧財產案件審理法（下稱審理法）與商標有關需特別分享之條文有二：第49條及第66條第2項之規定。 現行商標審理制度採取雙軌制，不免面臨法院於有效性認定上出現裁判歧異之問題。新制適用下，僅「刑事法院認定商標有效，行政法院認定無效」之情形，在被告人身自由的考量下，得以提起再審，值得注意。 三、商標異議案——以先天識別性爭議案件為例 延續講者林律師提及的識別性爭議案件，此處以已確定之智慧財產與商業法院111行商訴字第32號判決內容，補充關於先天識別性法院判斷上的說明。該判決亦涉及「a2」，即用於牛奶、奶粉等奶製品之商標。 （一）相關消費者 因本案適用台灣商標法，故相關消費者之擇定上，係以台灣之相關消費者為標準，作為對「a2」理解之標準。又指定之商品或服務為牛奶，是為生活一般用品，且有保存與運送上的考量，故事證資料的提出，亦應以台灣相關消費者所可能接觸之資料為主。 （二）業界看法 「a2」雖為酪蛋白名稱，然業界對於此種蛋白的表示方法者眾，不侷限於「a2」，且觀卷內資料，例如醫師文章，國內醫師似無以「a2」稱呼牛奶的習慣。 （三）本案評析 本案法院最終認定「a2」具有識別性。惟提供以下幾個案件審理之重點供參考： 1、證明力與證據價值的思考 在本案訴訟進行中，當事人提出了許多資料，惟牛奶為日常生活可接觸的一般商品，需進一步考量外國資料的提出是否合適，以符合法院對於相關消費者的認定。 2、註冊時空背景的考量 系爭商標申請時為2017年，在進行商標識別性的主張與證據資料的提出時，需考量「申請註冊當時」相關消費者的認知。 參、商標識別性及元宇宙商標布局（鍾亦琳律師） 一、商標識別性——以商標中的日文漢字為例 由於台日交流頻繁，且台灣一般民眾對於日文多少有所理解，當日文出現於商標中時，會衍生究竟應以該文字之中文文義或日文文義進行審理的疑問。目前經濟部智慧財產局（下稱智財局）實務，進行外國文字的審查，是以「我國相關消費者的理解」為標準。 鍾律師以數涉及日文之商標案件為例，其中對於系爭商標中所出現之「@cosme」、「飛激長」、「淡麗」、「贅沢搾り」，及「わら家（WARAYA）」等日文詞彙，智財局於審查過程中，皆會考慮我國相關消費者對於特定日文字或單詞的熟悉與理解程度，進而認定系爭商標是否不具識別性而構成描述性商標。 二、元宇宙商標布局 元宇宙之商標布局，應尤其集中於第9類與第41類商標。目前我國實務上陸續出現針對虛擬商標的布局，例如五月天、茶裏王之虛擬商標註冊，未來實務會如何發展，是否會如同韓國採取之作法，為虛擬圖像商標特別分出新的商品或服務類別，值得持續關注。
主講人簡介 姓名：沈宗倫 現職：國立政治大學法學院教授 學歷：美國印第安那大學布魯明頓校區法學院法學博士（S.J.D.） 姓名：蔡惠如 現職：智慧財產及商業法院法官兼庭長 學歷： 1. 國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士 2. Master of Laws in Information Technology, UIC John Marshall Law School 3. 國立政治大學法律研究所民商法組法學碩士 4. 國立政治大學法學院法律學系財經法組法學學士 姓名：鍾亦琳 現職：萬國專利商標事務所顧問律師 學歷： 1. 國立台灣大學法律系司法組學士 (1996) 2. 日本東京大學法學碩士(智慧財產權法專攻) (2008) 3. 日本京都大學醫學研究所社會健康醫學碩士 (2017) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局