主講人：林佳瑩 恒達法律事務所資深合夥律師 紀錄：黃婉婷 國立臺灣大學法律研究所經濟法組三年級 壹、前言 台灣的註冊商標制度可回溯至123年前的1900年，當時第一個商標，是由大稻埕商人郭春秧註冊使用於包種茶，商標圖樣由荷蘭文、印尼爪哇地名以及台灣的梅花鹿所組成，由此可見，早在日治時期，台灣的企業經營者就十分重視商標在商業活動中的使用。以下以實際案例，介紹並分析台灣商標訴訟實務中的重要爭點。 貳、識別性及著名商標 一、商標的識別性 商標以識別性由低至高，得以依序列出：通用性、描述性、暗示性、任意性、獨創性，以及著名商標。實務上爭議最大的兩條界線，一條為描述性與暗示性商標之間的界線；另一條則畫在獨創性商標與著名商標之間。 二、實務案例 （一）描述性商標——A2案1 1、案例事實 申請人欲註冊「A2」商標於第5類（嬰兒食品等）及第29類（乳製品等），審查過程中，智財局遍查酪農專業雜誌、醫學論文以及醫生門診心得等資料，以「A2」為牛奶成分中一種酪蛋白的名稱為由，認定該商標為描述性商標而核駁申請。申請人不服且訴願未果，向智慧財產及商業法院（下稱智財法院）提起行政訴訟。 2、法院認定 法院指出本案智財局所由認定識別性之標準錯誤，蓋奶粉的消費者為一般大眾，並非具備專業知識的酪農或醫師，故從一般大眾的角度而言，「A2」應具備識別性。 3、本案評析 商標申請過程，經濟部智慧財產局（下稱智財局）會審查「商標本身是否係用於描述所註冊之商品」，即是否為描述性商標。而個案中檢視一商標是否不具識別性而為描述性商標之標準，應回歸消費者角度進行判斷。 （二）著名商標——全飛秒smile案2 1、案例事實 全飛秒雷射為一種眼科之近視雷射手術。申請人欲註冊「全飛秒smile」於第35類（西藥零售批發等），並主張該商標為著名商標。惟在智慧局審查與訴願階段，「全飛秒smile」為著名商標之主張始終並未採納，申請人於是提起行政訴訟。 2、法院認定 一反智財局之認定，智財法院的判決認定「全飛秒smile」構成著名商標。而此肇因申請人（即原告），在訴願程序與訴訟程序中，提出了許多補充事證以證明「全飛秒smile」的著名性，例如眼科診所與醫生之衛教文章、多篇患者與YouTube影片之手術心得、市占率資料等，成功建立系爭商標對相關事業及消費者的著名性。 3、本案評析 由於法院對當事人所提出的事證採取相對開放的態度，若申請商標過程或主張權利時遭遇著名性之阻礙時，建議可以積極提出各類事證，除了著重從「相關消費者」角度提出事證外，法院亦會採取「相關事業」角度之著名性事證。 參、商標使用 一、商標使用之要件 實務上判斷商標使用時要件如下：主觀上須基於行銷目的，客觀上有使用商標之行為，且足以使消費者認識其為商標，商標所標註之位置及大小須具顯著性。 二、實務案例 （一）侵權使用——正豐冬案 1、案例事實 加保扶為一種化學農藥種類，「正豐冬」為一註冊商標，亦為商標權人（即原告）所有之農藥品牌，其品牌所產農藥袋上印有「正豐冬（加保扶）」字樣。被告使用「正豐冬」商標來販售其所加工製造之「正豐冬」品牌加保扶農藥，原告於是起訴主張被告侵害商標權。 2、法院認定 本案第一審與第二審法院，以被告係農藥許可證持有人，認定被告利用「正豐冬」商標之行為，為描述性合理使用，故不構成商標權之侵害3。案經上訴第三審，最高法院將原判決廢棄發回。 最高法院以商標法與農藥許可證所由核發的農藥管理法規範目的不同為由，認為不應將農藥管理法之規範目的參雜於商標使用之判斷中。綜合考量市面上經登記的加保扶農藥中，有許多廠商品牌有取得註冊商標之事實，以及被告在紙箱上加註「®」等事證，法院最終認定被告構成商標使用4。 （二）維權使用——蘇打綠案5 1、案例事實 蘇打綠為台灣知名的樂團，惟「蘇打綠」註冊商標為經紀公司所有。在蘇打綠離開前經紀公司前，該樂團有三年的休團時間，故在該樂團離開經紀公司後，即以三年未使用為由，向智財局申請「蘇打綠」商標之廢止評定。 2、智財局認定 本案智財局認為，即便蘇打綠休團三年，惟商標權人經紀公司在此期間，皆有以「蘇打綠」商標進行唱片等商品之行銷及販售活動，且亦在商品上加註有「®」，故為不成立之評定。 （三）綜合評析 商標使用之主張並不困難，目前法院皆傾向寬認個案中的商標使用，例如綜合各個事證據以認定。此外，特別加註「®」之行為，對於主張商標使用而言，亦是有利無弊。 肆、損害賠償 （一）商標法上的損害賠償 依商標法第71條，商標權人於主張損害賠償時，共有四種方法供其選擇。惟實務上在操作第71條時具備諸多不確定性，導致個案最終的損害賠償數額難以預測。 （二）Tutor ABC v. Hi Tutor案6 1、案例事實 本案原告為TutorABC平台之經營者，被告為HiTutor平台之經營者，兩平台皆為線上英語教學平台。原告為「TutorABC」系列商標之商標權人，主張被告使用「HiTutor」商標之行為，侵害其商標權。 2、法院認定 本案關於侵權損害賠償的部分，原告請求之損害賠償數額為1000萬元，法院計算出被告於侵權期間的銷售總額為6億元。法院於核定本案損害賠償數額時，並未採取或扣除被告所主張之「成本及必要費用」、「財政部同業利潤標準」、「商標貢獻度」、「合法授權金比例為5-10%」等數額計算方式，其中值得一提的部分為，由於原告所請求之數額（1000萬），僅占被告營收（6億）之1.4%並未過高，故以之認定原告之請求有理由。 3、本案評析 由本案可觀察到判決中的損害賠償數額不容易預測，尚有待透過實務累積，以使標準具體化。現階段下雙方當事人應如何進行攻擊防禦，有賴個案中的隨機應對。 伍、結語 就講者林律師的觀察，台灣商標制度健全，且正慢慢進步中，並可看出目前實務趨勢較保護商標權人。此外，林律師亦呼籲企業經營者需對商標有健全的概念，商標案件從商標布局，到商標申請，乃至商標訴訟策略的擬定，都是環環相扣而互相影響的。 註釋： 1 智慧財產及商業法院111年度行商訴字第52號判決。 2 智慧財產及商業法院111年度行商訴字第93號判決。 3 智慧財產及商業法院109年度民商訴字第26號判決、智慧財產及商業法院110年度民商上字第3號判決。 4 最高法院111年度台上字第835號判決。 5 智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號判決。 6 智慧財產及商業法院109年度民商上更(一)字第2號判決。
主講人簡介 姓名：林佳瑩 現職：恒達法律事務所資深合夥律師 學歷： 1. 國立政治大學法學碩士英國倫敦大學學院（UCL）法學碩士（智慧財產權法） 2. 國立政治大學法學士國立台灣大學法律學研究所（民商法組） 3. 國立台灣大學法律學系（法學組） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局