何燦成主任 經濟部智慧財產局法務室 一、案例事實簡介 A公司是一家專門生產光電產業所需各式光學膜及智能膜、照明塗層、硬化保護塗層等之UV光學膜成形設備廠商，甲曾於民國99年至101 年11月間，擔任A公司董事長特助、總經理等職務。案外B公司於101 年間，委託A公司設計並製造雙面UV成形機，由甲負責接洽，A公司並指派專人客製化其所需之設計，繪製完成該UV雙面成形機整機圖設計圖電子檔(包含系爭CAD 檔)，並製造該UV雙面成形機交付B公司；該電子檔儲存在A公司設計課專屬伺服器內，需具特定權限者登入個別帳號及密碼，始得讀取。 甲於101年11月間自A公司離職後，於102 年1 月2 日成立D公司，擔任總經理並為實際負責人。D公司欲委託代工廠C公司設計UV雙面成形機，甲為執行D公司職務，於不詳時間、以不詳之方式取得系爭CAD 電子檔，於102年3月22日，未經A公司授權，將該系爭電子檔重製附加於電子郵件附件中，寄至第三人乙之帳號電子信箱。 A公司事後發現甲之洩密情事，就甲侵害其營業秘密一事提出告訴。甲則抗辯，A公司所稱之資訊，可透過實機以還原工程方式簡單量測取得，故應不屬營業秘密。由於是否具備營業秘密之秘密性，乃為營業秘密之前提要件，本案歷經三審，一審判決肯認系爭CAD 電子檔具秘密性，二審判決則否認其具秘密性，最高法院就秘密性之認定，提出判斷之標準，發回重審，此件案例就秘密性之判斷予以剖析闡明，值得注意。 二、有關最高法院對營業秘密之秘密性之見解整理 營業秘密，依營業秘密法第2 條之規定，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：(一)、非一般涉及該類資訊之人所知者（下稱秘密性）；(二)、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；(三)、所有人已採取合理之保密措施者。其中秘密性，當為最先決之前提要件，如不該當秘密性，即非營業秘密，則自毋庸再論其他要件，亦無侵害之問題。就最高法院歷來判決對營業秘密之秘密性之見解，先予整理如下： (一) 所稱秘密性，屬於相對秘密概念，知悉秘密之人固不以一人為限，凡知悉者得以確定某項資訊之詳細內容及範圍，具有一定封閉性，秘密所有人在主、客觀上將該項資訊視為秘密，除一般公眾所不知者外，相關專業領域之人亦不知悉者屬之。1 (二) 所謂「秘密性」（或稱「新穎性」），即營業秘密法第2條第1款所指「非一般涉及該類資訊之人所知者」，此與專利法上「新穎性」所指必須前所未有之技術創作，顯然有別。營業秘密之「秘密性」乃指除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，倘欲保護之資訊非該專業領域之一般知識，係其所有人經相當努力所獲得，在適當方式管理之下，非該領域中之人能輕易得之者，即屬之。2 (三) 所謂「秘密性」，乃指「業界標準」而非「公眾標準」，即該資訊除一般公眾所不知者外，相關專業領域之人亦不知悉者始屬之，倘一般人不知悉，但相關業界或專業領域內之人可輕易知悉或取得，即不具有秘密性。3 (四) 所謂秘密性，係指除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，倘為普遍共知或可輕易得知者，則不具秘密性要件。4 從上述最高法院對營業秘密秘密性之闡述，可以將營業秘密法第2條第1款所指「非一般涉及該類資訊之人所知者」之內涵，歸納整理如下：(一)屬於相對秘密之概念，具有一定封閉性，特定範圍之人始可得知即可；(二)指「業界標準」而非「公眾標準」，即一般公眾所不知，且相關專業領域之人亦不知悉者；(三)該業界標準是指非屬相關業界或專業領域內之人「可輕易知悉或取得者」。(四)「非一般涉及該類資訊之人所知」之要件，與專利要件之新穎性判斷有別。 三、本案之歷審法院見解 關於本案系爭UV雙面成形機之CAD 圖檔之資訊內容，包括元件外形、尺寸及空間配置等，其是否具秘密性之判斷，歷審法院見解不同，以下摘錄各審部份內容供瞭解各級法院之論據推理。 一審地方法院認為：CAD 圖檔係以客製化方式設計並繪製完成，為被告所不否認。又UV雙面成形機如何製造，細部如何配搭，元件如何放置穿插，客製化之施作調整方式及能力，各家公司均非一致，系爭CAD 檔內含UV雙面成形機整機細部元件如何配置與精確之長度，係告訴人公司之品質提昇及客製化之優勢技術，顯非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊，屬各家公司之製造機密。、、、即便係於同一製造領域、習知技術之人，如要製作UV雙面成形機亦會參考此一UV雙面成形機整機圖電子檔之CAD 檔，且只能從特定人手中取得，顯非可輕易得知。5故一審法院認為符合秘密性之要件。 二審智財法院認為系爭圖檔之CAD 檔所載資訊，在現今技術水平下，可透過告訴人已公開之機器，以簡單的拆解、測繪方式予以獲知，而無須透過高度的技術手段來探求，自應認系爭CAD 檔不具秘密性。、、、不論拆解程序是否繁雜，既然只要願意耐心拆解，透過現今普遍通用之技術即可輕易觀察、測量得到系爭CAD 圖檔上資訊，即難認符合「秘密性」要求。6 最高法院判決之見解，以「所謂秘密性，係指除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，倘為普遍共知或可輕易得知者，則不具秘密性要件。而所謂透過「還原工程」（Reverse Engineering ）方式獲知營業秘密內容，即非以不正當方法取得營業秘密，不發生侵害營業秘密問題者。、、、第三人（如競爭廠商）固得以還原工程獲得產品相關技術等資訊，然未可逕認該資訊即非屬該產品研發者之營業秘密。倘若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中之資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性7，當受營業秘密之保護。」 最高法院據此分析本案：甲固抗辯將該實機透過簡單的觀察、量測即可取得系爭圖檔之所有資訊，故不屬營業秘密云云。惟整機拆解量取尺寸，除了工程浩大外，且會有量測誤差之問題，該系爭UV雙面成形機之零組件，據告訴人稱須機器拆得非常細，需多達1000多個圖表始可獲知，拆解程序尚屬繁雜，於拆解後，經逐一測量、繪製該UV雙面成形機之每一內部元件外形結構、相對位置及元件尺寸，亦需耗費相當之心力、時間及費用，始可以還原工程得知相同之圖檔，因而是否屬一般涉及該類資訊之人所可輕易獲知，為事實審應予調查之事項。 關於二審判決理由中，「將系爭CAD圖檔所示之元件外形、尺寸及空間配置等資訊分別割裂觀察，認為將系爭UV雙面成形機透過簡單拆解、觀察、量測即可輕易得知各該資訊，無須透過高度的技術手段來探求」，最高法院並指出判斷方法應予修正，宜整體綜合判斷本件如合法取得產品，並實施還原工程所須付出之全部成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），以釐清判斷該資訊究否屬一般涉及該類資訊之人所知悉而可輕易從公開管道得知，始屬正確之方法。 分析最高法院就本案系爭CAD 檔是否符合秘密性之推論，有以下三重點： (一) 「第三人固得以還原工程獲得產品相關技術等資訊，然未可逕認該資訊即非屬該產品研發者之營業秘密。」亦即，系爭資訊是否符合秘密性之要件，與第三人抗辯之還原工程係屬二事。不可以還原工程所獲知之資訊，直接推論系爭資訊不具秘密性。 (二) 秘密性之要件，最高法院仍秉持向來一貫見解，即以「非一般涉及該類資訊之人所知者」為判斷。即以業界標準是否屬普遍共知或可輕易得知者，如第三人欲取得該資訊，須付出金錢、時間、專業儀器、專業知識等相當之成本方可獲得者，應可認該資訊非可輕易得知。 (三) 在實際判斷具體個案之資訊的秘密性時，如以還原工程為抗辯，應「整體綜合判斷」要拆解產品以還原工程之成本，是否一般涉及該類資訊之業界人士所知悉而可輕易從公開管道得知系爭資訊。 本案最高法院關於秘密性之闡述，再次揭櫫回歸是否「非一般涉及該類資訊之人所知悉」之標準，然因要釐清秘密性與還原工程二者關係之法律爭議，故花費許多篇幅論述，其中更指出被告以還原工程可取得系爭資訊之抗辯，不僅要審究將產品以還原工程之時間勞力等成本，是否屬「一般涉及該類資訊之人所可輕易得知」？更需論究被告是否合法取得該產品進行分析之事實？本文認為最高法院字字珠璣，此次就秘密性加以剖析釐清，實屬重要。對於如何判斷是否「可輕易得知之資訊」，在實務案件中，其實亦為關鍵重點之一，以下再就秘密性內涵與還原工程二者關係加以補充，以供參考。 四、秘密性之內涵與「還原工程」之關係 秘密性是營業秘密的本質，其內涵就是營業秘密法第2條第1款規定之「非一般涉及該類資訊之人所知者」，看似普通易懂之定義，其實是一個難以完善解釋的問題。欲追本溯源求得究竟，參考TRIPs第39條第2項規定，所稱秘密資訊，指不論以整體而言，或以其組成分子之精確配置及組合而言，不為一般涉及該類資訊之人所知或取得者8，與營業秘密法之條文實屬相似。有學者以「非周知性(非顯而易知性)」、「新穎性」闡述之，將秘密性比擬專利法的新穎性，認為應有最低程度的「新穎性」；並說該新穎性與專利法之絕對新穎性不同，屬相對新穎性之概念9，惟此種說法容易使人誤解其內容，並非妥適，本文提出以下的理解：「秘密性」是相對於「公開性」而言10，是一種未可於公開方式容易取得之狀態。可具體描述其狀態如下： (一) 非可於公開之處所或管道直接獲知： 如為一般公眾或業界人士普遍共知，或可於公開之期刊或網路等可直接取得之資訊,自非處於機密之狀態。 (二) 營業秘密所有人所為之保密狀態： 秘密性並非指一切人所不知，營業秘密所有人可以透過保密約定或保密措施等，以確保在特定範圍內為權利人所授權之人，方可取得，以維持一定範圍內之機密狀態。故雇傭關係之員工、授權合作之他人、或其他依供應鏈等契約關係而取得之資訊，有保密約定或義務者，可確保其機密之狀態。11 (三) 在同一技術領域之人或特定產業中具秘密之狀態： 即所謂「業界標準」之秘密狀態，換言之，系爭資訊在特定產業中，並非通常熟悉該項技術者，屬通常公知或易於取得之狀態。例如，曾有前蘇聯將製作遠程轟炸機機身之合金材料，用以製造供民眾使用之掛衣架，由於重量輕、韌性佳，廣受大眾歡迎，此一合金材料的資訊，對一般公眾而言，並無認知是重要的資訊，但是對美國中央情報局想要獲知蘇聯軍機之合金材料，卻是重要的秘密資訊。所以只須在該行業屬秘密之資訊，應即視為符合秘密性，因為在現實經濟活動中，在某一行業屬於秘密之資訊，可能在另一行業被視為毫無秘密且屬公知之資訊12。此種情形在實務上極為常見，常被企業視為「江湖一點訣」。 (四) 非權利人所授權之業界人士需投入相當成本始可獲知： 與權利人相同行業之人，可透過合法方式取得營業秘密所附著之產品，而需花費相當的時間、金錢或勞力等成本，方可以還原工程獲知該資訊之狀態，換言之，無法自公開管道「直接取得」該資訊，而以還原工程需投入相當成本，「間接取得」該資訊，綜整過程屬「非可輕易得知」之狀態。 上述前三點之分析，是適用於所有資訊之秘密性的判斷，重點是非公知或易取得的相對概念,不要求絕對的機密狀態,只要具備一定範圍之機密狀態即可，第四點之分析，則是在驗證實施還原工程之人在符合前三點之狀態下，獲知之資訊亦符合營業秘密之秘密性，且雖他人可獲知該資訊，但仍不會影響原權利人營業秘密之秘密性。 關於秘密性，有學者探討地域間的秘密性13，例如Ａ研發獲得某項技術秘密，在該國國內之產業中，此項資訊並非屬於一般涉及該類資訊之人所公知或易獲知之資訊，Ｂ與Ａ簽約以取得授權，授權契約期間內，Ｂ於國外鄉間旅遊時，發現該項技術於該國外旅遊地區，竟是從事相同技術之人所公知或易獲知之資訊，此時Ｂ可否主張該技術非屬營業秘密，進而主張契約無效。基於前述「相對秘密性」之概念，本文認為，只要於該國產業中，非屬於一般涉及該類資訊之人所公知或易獲知之資訊，仍應肯定其具秘密性；然由於目前國際商務往來及網路資訊流通極為發達，如該技術資訊於該國國內業界之人所公知或易獲知時，其秘密性當即消失，隨而喪失營業祕密之地位。14 五、「還原工程」是一種抗辯，並非認定秘密性之原則–代結論 所謂「還原工程」，係指第三人透過合法手段取得他人營業秘密所附著之產品後，進行逆向分析及研究，以得出該產品之處理流程、組織結構、功能效能及規格等設計要素，藉以瞭解該產品之製造或研發方法等資訊。以還原工程探知他人之營業秘密，是第三人自行研發取得之成果，並非不公平競爭之手段。在營業秘密侵害案件中，是被告常用之抗辯，用以解消權利人之權利主張。然觀諸司法實務，多非被告真正以還原工程獲取系爭資訊，反而是不論是否合法取得該資訊，直接以此來否定系爭資訊之秘密性，因易生適用之混淆，實宜釐清。 自法律適用而言，必須先認定符合營業秘密，始有第三人侵害之問題。繼而當被告被控侵害時，被告可提出系自行研發或以還原工程獲知該資訊，以資抗辯被告是合法獲得該營業秘密資訊，非屬第10條第2 項之不正當方法15。換言之，權利人與被告各自所有之資訊，均屬二者個別擁有自己之營業秘密，並無侵害行為。 又被告主張還原工程時，必須提出實際以還原工程獲知系爭資訊之事證，如僅以該系爭資訊可以還原工程獲知，故不具秘密性之抗辯，則應屬系爭資訊是否非一般涉及該類資訊之人所普遍共知或易於取得之判斷。而是否「易於取得」之認定，不宜做太過寬鬆之認定，基於「秘密性」是相對於「公開性」之性質，宜與實際社會經濟活動相扣合，秘密性之要求不宜過高，只要在國內從事該產業者，不為該類領域之人所普遍公知或極易取得之資訊，即可認為符合秘密性。至於「還原工程」是一種抗辯，並非認定秘密性之原則。 註釋： 1. 最高法院 107 年度台上字第 2950 號刑事判決。 2. 最高法院 110 年度台上字第 3903號刑事判決。 3. 最高法院 110 年度台上字第 2100號刑事判決。 4. 最高法院 110 年度台上字第 3193號刑事判決。 5. 台中地方法院107年度智訴字第1號刑事判決書，第11頁至第13頁。 6. 智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號判決書，第9頁至第11頁。 7. 最高法院判決此處以機密性稱之，似宜為「秘密性」。 8. TRIPs第39條第2項：自然人及法人對合法擁有之下列資訊，應可防止其洩漏，或遭他人以不誠實之商業手段取得或使用：秘密資訊，亦即指不論以整體而言，或以其組成分子之精確配置及組合而言，這類資訊目前仍不為一般涉及該類資訊之人所知或取得者；因其秘密性而具有商業價值者；所有人已採行合理步驟以保護該資訊之秘密性者。 9. 馮震宇，了解營業秘密法，第101頁，永然文化出版股份有限公司，86年7月初版 10. 林秀芹，商業秘密智慧財產權化的理論基礎，廈門大學智慧財產權研究院 2020-05-26 https://mp.weixin.qq.com/s/KItWlQBIErDn2qvpVD6NWg 11. 劉春茂編，知識產權原理，第741頁，知識產權出版社，2002年9月第1版。 12. 同前註。 13. 鄭成思，知識產權法，第488頁，法律出版社，1997年7月1版。 14. 鄭成思，知識產權法，第488頁，法律出版社，1997年7月1版。 15. 參考立法院第二屆第六會期第十四次會議議案關係文書，討42頁。 作者簡介 姓名：何燦成 現職： 經濟部智慧財產局法務室主任 學歷： 國立中興大學（台北大學）法律學士 世新大學法律碩士 88年律師高考及格 經歷： 經濟部中央標準局商標處科員 經濟部智慧財產局法務室科員、專員、秘書 經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組科長、專門委員、副組長 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局