【專利】專利請求項用語之解釋應審酌說明書和圖式原則與禁止讀入原則間的兩全方法之事例說明

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與談人:

彭國洋 律師/專利師 連邦國際專利商標事務所

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壹、前言

  我國實務上關於專利請求項之用語的解釋規範唯有依據專利法第58條第4項:「發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。」民事法院於專利侵權判斷時,應審酌說明書及圖式,固為實務上之常態,惟民事法院審酌說明書及圖式時,得否及如何將說明書及圖式揭露之內容引入請求項,方無違禁止讀入原則1,實務上有判決稱「請求項所載內容超出說明書所載的發明」為標準,專利侵權判斷要點則謂「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」為此原則適用之情形,學說上則尚未提出明確判斷標準。所謂「說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容」,若以「請求項未記載」為形式標準,則專利法第58條第4項規定之「審酌說明書及圖式」將難以實踐。是以,「請求項所載內容」是否超出「說明書所載的發明」,即此二者間的對應關係應有更客觀之標準,以兼顧對專利權人的適當保護以及維持法律安定性以保護第三人。基此,民事法院於解釋請求項之用語時,在審酌說明書及圖式與不得將說明書及圖式揭露之內容引入請求項間,如何取得平衡,值得梳理之。

貳、請求項用語的解釋之合理性,可採「相同發明」的判斷基準判斷之

  本文認為,請求項之用語的解釋是否適當合法,得以請求項所載發明在依解釋前後用語的技術範圍間之異同來判斷。亦即,依解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」,得以判斷請求項之用語的解釋是否變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」的具體判斷標準,可以援用我國專利審查基準關於判斷不同申請日之前後二申請案之請求項所載發明適用先申請原則以判斷是否屬「相同發明」的判斷因素(完全相同、直接且無歧異得知、上、下位概念、直接置換(直接增加、直接刪除))2

參、專利請求項用語之解釋應審酌說明書原則和圖式與禁止讀入原則間的兩全方法之試行

  民事法院於解釋申請專利範圍(請求項之用語)時,應參酌說明書和圖式,以瞭解發明之目的(文義兼目的解釋),此時只要基於解釋前後請求項所載發明符合「發明同一性」者,即無違反禁止讀入原則,試依以下實務判決之案例解說之。

【專利】專利請求項用語之解釋應審酌說明書和圖式原則與禁止讀入原則間的兩全方法之事例說明

一、案例一:智慧財產法院98年度民專上字第47號民事判決

  案例一涉及展翼式散熱器的專利權訴訟,上訴人即原告針對系爭專利請求項1所載展翼式散熱器之「降面」,主張降面(27、28)為「散熱鰭部頂緣內側下降至疊合部頂緣,其間具有高度差」。二審法院依照系爭專利說明書之揭露,認定發明之目的3,將請求項1所載展翼式散熱器之「降面」解釋為限於可達成「在相同的材料體積及質量條件下,使散熱表面積最大化,並將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣」之功能的形狀、結構,可包含「直線形式向下延伸降面」或「外凸圓弧形式向下延伸降面」之「降面」之形狀。

  本文認為,二審法院解釋後之用語前段「在相同的材料體積及質量條件下,使散熱表面積最大化」係目的解釋之結果,符合客觀合理解釋原則之「合理」性;解釋後之用語後段「將空氣自散熱鰭部頂緣導流至疊合部頂緣之功能的形狀、結構」係文義解釋之結果,屬通常知識者參酌說明書和圖式後,從解釋前之用語「降面」能直接且無歧異得知者,具有「發明同一性」,無違禁止讀入原則。

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二、案例二:智慧財產及商業法院111年度民專上字第17號民事判決

  案例二係關於天線模組的專利侵權訴訟,上訴人即原告針對系爭專利請求項1所載天線模組主張「中心座」應解釋為「位於各延伸腳之中心位置處之任意形狀與任意結構的部件」,即無論有無鏤空結構均包括在內。二審法院依說明書第16頁第4段記載「本發明所提出之天線模組,更可藉由其對稱中心座與天線群組之設計,共同接地複數個天線本體,以收發兩種以上不同之頻段訊號,大幅增加天線模組之應用範圍」,及參酌附圖1之圖式,連接複數個天線群組之中心座並未設有鏤空結構以共同接地之技術方式,認定當系爭專利1之中心座為「鏤空」時,該鏤空結構對複數個天線之中心座即減少共同接地面積,而與說明書所記載「共同接地複數個天線本體」之發明目的相悖離。故關於「中心座」之解釋應為「位於中心位置處且不具鏤空的結構」,上訴人之主張並非可採。

  本文認為,二審法院解釋後之用語前段「位於中心位置處……的結構」係文義解釋之結果,屬通常知識者參酌說明書和圖式後,從解釋前之用語「中心座」能直接且無歧異得知者,具有「發明同一性」,無違禁止讀入原則;惟解釋後之用語後段「……不具鏤空的結構」雖係目的解釋之結果,但似乎不符合客觀合理解釋原則之「合理」性。蓋系爭專利之圖1雖未顯示中心座設有鏤空結構,而請求項1載明自該中心座延伸形成第一至第四延伸腳而於相對於該中心座的另一端分別延伸形成第一至第四天線,其中自該第一延伸腳延伸形成一接地部,藉此該中心座、該第一至第四延伸腳、該第一至第四天線與該接地部為一體成形,為符合系爭專利說明書所提「藉由中心座共同接地複數個天線本體」,該中心座只要有共同連接該第一至第四延伸腳之功能及結構即可,至於該中心座是否設有鏤空結構,只要不影響該「共同連接」之功能及結構,仍可達「第一至第四天線共同接地」之發明目的及效果,即非所問。是本件二審判決就「中心座」之解釋,是否符合客觀合理解釋原則,仍非無疑。

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三、案例三:智慧財產法院107年度民專上字第16號民事判決

  在案例三中,系爭專利更正後請求項1載明:「一種可調式握力器……第二握柄(20)下段延伸有一柄部(21),上段具有一橫向之橫桿段(22),橫桿段(22)內側端設有一樞結部(23),而上方由內側延伸到外端部處則設有一活動槽(24)……拉力彈簧(60)一端之扣結部(61)是結合於調整座(50)之扣結部52中,另一端之扣結部(61)是結合於第一握柄(10)之扣結部(14)處,拉力彈簧(60)則是於第一握柄(10)之弧曲段(13)開口處延伸,當該調整座(50)位於活動槽(24)內側時,拉力彈簧(60)的延伸方向約垂直於橫桿段(22)的延伸方向。」其中劃底線者為更正後新增者。上訴人即原告針對系爭專利更正後請求項1所載主張「上段具有一橫向之橫桿段(22)」應解釋為「該橫桿段(22)與該柄部(21)延伸方向大致垂直」,被上訴人主張應解釋為「上段具有一以不同於柄部(21)之方向延伸之橫桿段(22)」。二審法院參酌系爭專利說明書之內部證據,對於「橫向橫桿段(22)」已明確予以定義、說明,將系爭專利更正後請求項1 之「上段具有一橫向之橫桿段」解釋為「上段具有一與柄部(21)延伸方向大致垂直之橫桿段(22)」。

  本文認為,二審法院解釋後之用語「上段具有一與柄部(21)延伸方向大致垂直之橫桿段(22)」係目的解釋之結果,屬通常知識者參酌說明書和圖式後,從解釋前之上位用語「上段具有一橫向之橫桿段(22)」所推知者(第二握柄(20)上段的橫桿段(22)究竟是相對於其下段之(垂直延伸)柄部(21)而為橫向延伸?還是相對於拉力彈簧(60)的(垂直)延伸方向而為橫向延伸?或是相對於第一握柄(10)之(上下延伸)弧曲段(13)而為橫向延伸?不一而足),符合前述上位概念範圍很窄可預期下位概念者,雖具有「發明同一性」,形式上無違禁止讀入原則,但解釋後之用語是否符合客觀合理解釋原則之「合理」性,非無爭議。蓋系爭專利更正後請求項1已載明「拉力彈簧(60)則是於第一握柄(10)之弧曲段(13)開口處延伸……拉力彈簧(60)的延伸方向約垂直於橫桿段(22)的延伸方向」,且專利權人之更正說明書第8頁第6至7行亦有相應更正,則解釋前之用語「上段具有一橫向之橫桿段(22)」應以此技術特徵為基礎加以解釋才是,例如應解釋為「(第二握柄(20))上段具有一與拉力彈簧(60)的延伸方向大致垂直之橫桿段(22)」,此種解釋更能符合發明之目的。是二審法院未依發明目的而如此解釋用語,似已違反客觀合理解釋原則,而非無疑。

  詳言之,系爭新型專利說明書第8頁提到「調整座(50)會以螺孔(51)在螺桿(42)上與活動槽(24)中移動,使調整座(50)與第一握柄(10)扣結部(14)間之距離被改變,同時拉力彈簧(60)也會有不同程度之拉伸,調整座(50)與第一握柄(10)扣結部(14)間的距離越近,拉力彈簧(60)被拉伸程度越少,而所需要的握力即小,相對調整座(50)與第一握柄(10)扣結部(14)間的距離越遠4,拉力彈簧(60)被拉伸程度越多,所需要的握力則越大,以此能於一握力器上得到調整握力之目的。」基此,由於第二握柄(20)上段的橫桿段(22)係相對於拉力彈簧(60)的垂直延伸方向而為橫向延伸,經由本文前述所為之用語解釋,可知調整座(50)在橫桿段(22)上之位移產生拉力彈簧(60)的不同拉伸程度(橫桿段(22)大致垂直於拉力彈簧(60)的延伸方向,得確保拉力彈簧(60)的拉伸程度必為不同而不會重複5),而得到調整握力之目的。對之,二審判決的解釋後用語僅說明橫桿段(22)與柄部(21)間之大致垂直關係,此如何有利於握力之調整,不得而知,無從反映發明之目的。

【專利】專利請求項用語之解釋應審酌說明書和圖式原則與禁止讀入原則間的兩全方法之事例說明

四、案例四:智慧財產及商業法院112年度民專訴字第22號民事判決

  在案例四中,系爭專利請求項1界定「一種排水器,其包含:一接頭本體,其具有一接管部及一導管部,該接管部具有連通該導管部之一導水孔,該導水孔之內周緣相對於該導水孔之軸向間隔環設有複數第一定位部及複數第二定位部,各該第二定位部間隔設於每兩相鄰之第一定位部間,各該第一定位部與各該第二定位部間設有一斜面,其中,各該第一定位部及各該第二定位部分別設有一階層塊,各該第一定位部相對於該接頭本體之軸向凸設有一凸塊。」由此文義觀之,各第一定位部(20)和各第二定位部(30)皆有一階層塊(50),各第一定位部(20)設有一凸塊(40),但未限定第二定位部(30)是否具有凸塊(40)。請求項5僅載明凸塊(40)設於階層塊(50)上。

  原告主張「第一定位部(20)進一步需具備有相對於該接頭本體(10)軸向凸設之一凸塊(60),第二定位部(30)之解釋則不應附加任何限制」;被告則認應解釋為「第一定位部(20)與第二定位部(30)設置型態並不相同」。一審判決認定「第二定位部」應限縮解釋為「設有一階層塊(50),但未設置有如第一定位部(20)所具備有相對於該接頭本體軸向凸設之一凸塊之結構」,其理由在於原告於其一案二請的新型專利舉發案審查時所提答辯理由書中自承各第一定位部及各第二定位部係不同型態設置,而此亦為被告主張用語之解釋的依據。

  查系爭專利說明書【發明內容】載明「接管部設有複數第一定位部及複數第二定位部,以提供不同管徑之套管套設」並揭露「藉由第一定位部20與第二定位部30環狀間隔設置,令階層塊50或凸塊60環狀交錯設置,當套管4設置於導水孔111時,不同管徑之套管4外緣可抵靠於符合管徑之抵靠面53、第一側面61、第二側面62、導管部12之內周緣或導水孔111之側壁113其中之一,以達到快速對準定位之效果,且可增加套管4設置之穩固程度。」基此,既然第一定位部(20)與第二定位部(30)環狀間隔設置,而使階層塊(50)或凸塊(60)環狀交錯設置,表示第一定位部(20)具有階層塊(50)和設置其上之凸塊(60)、第二定位部(30)則僅具有階層塊(50)而無凸塊(60),方能顯現階層塊(50)或凸塊(60)環狀交錯設置之結構狀態。惟此僅為系爭專利說明書揭露的實施例,尚非必以此為限。

  雖然系爭專利說明書未揭露第二定位部(30)具有凸塊(60)之實施例,也未明確排除此種實施例,但系爭專利請求項1並未限定第二定位部(30)是否具有凸塊(40),則專利權人前已自承各第一定位部及各第二定位部係不同型態設置。本文認為,專利權人只要是清楚無誤地放棄權利範圍者,即生申請歷史排除聲明(prosecution disclaimer)之效果,一審法院解釋後之用語「設有一階層塊(50),但未設置有如第一定位部(20)所具備有相對於該接頭本體軸向凸設之一凸塊之結構」係目的解釋之結果,屬通常知識者參酌說明書和圖式以及申請歷史排除聲明後,從解釋前之用語「第二定位部(30)」所直接刪除者,具有「發明同一性」,形式上無違禁止讀入原則,亦符合客觀合理解釋原則。

 

五、案例五:智慧財產及商業法院106年度民專上字第28號民事判決       

  在案例五中6,二審法院認定系爭專利請求項1所載「500至900℃」燒製溫度應解釋為「燒結爐最高(設定)溫度」,雖然專利權人主張此為「經過溫度」,被告主張此為「最高溫度」。

  本文認為,二審法院解釋後用語「導電糊……以500至900℃最高溫度燒製」為解釋前上位用語「導電糊……以500至900℃燒製」的下位概念,即原上位用語「導電糊……以500至900℃燒製」之文義內涵得包含(i)導電糊的燒製經過溫度介於500至900℃(燒製時最高溫度可能更高而未定)以及(ii)導電糊的燒製最高(設定)溫度介於500至900℃間之某一溫度二種可能,二審法院採用第(ii)種解釋係文義兼目的解釋之結果,以期與說明書之揭露一致。至於第(i)種解釋即「導電糊……以500至900℃的經過溫度窯燒製成」,其文義除包含第(ii)種解釋以外,更包含其他結果(即「導電糊……以高於900℃以上的最高溫度窯燒製成」)。此或有解釋後用語之整體得不到說明書支持之爭議,其關鍵在於通常知識者審酌系爭專利說明書揭露之實施例後,是否能推知導電糊得以高於900℃以上的燒結爐最高(設定)溫度窯燒製成。

  二審判決所稱「使解釋後的專利權範圍符合專利權人於說明書中所揭露其已完成之發明的範圍,並排除其未涵蓋之部分,以兼顧專利權人利益及社會大眾公益間之平衡……當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時,即應參酌說明書及圖示,限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明,使專利權範圍限於發明人的發明,始符合專利解釋之原則。」固為請求項之用語的文義大於說明書之揭露時的解釋方法論,前者指請求項用語之文義應經解釋而對應至說明書依狹義認定之揭露,而排除說明書所未涵蓋者;後者指請求項廣義用語之文義應限於說明書現有不必狹義認定之揭露者。但其適用前提應為,就通常知識者而言,專利說明書除所載實施例外,再無其他實施之可能。亦即,請求項之用語解釋之寬窄,取決於說明書揭露之實施例範圍大小。系爭專利請求項1所載「500至900℃燒製」在說明書的對應實施例提到「最高溫度7」,其用語是否亦包含「經過溫度」,即為關鍵。若「500至900℃燒製」指「最高溫度燒製」者,導電糊之「經過溫度」理應在小於500℃和小於900℃之間,此雖未揭露於系爭專利說明書,但亦無違於實施例所述最高溫度之達成;反之,若「500至900℃燒製」指導電糊之「經過溫度」者,則導電糊之燒製「最高溫度」必在大於500℃和大於900℃之間,但無明確之下限值和上限值,且是否於說明書中明確揭露或隱含者,即非無疑。基此,二審法院解釋後用語「導電糊……以500至900℃最高溫度燒製」係文義解釋兼目的解釋之結果,屬通常知識者參酌說明書和圖式後,從解釋前之用語「導電糊……以500至900℃燒製」能直接且無歧異得知者,具有「發明同一性」,無違禁止讀入原則,且解釋後之用語符合客觀合理解釋原則之「合理」性。

 

肆、結論

  請求項之用語的解釋是否適當合法,得以請求項所載發明在依解釋前後用語的技術範圍間之異同來判斷。亦即,依解釋前後用語的發明之技術範圍間是否具有「發明同一性」,得以判斷請求項之用語的解釋是否變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。本文認為,民事法院於解釋請求項之爭議用語時,應審酌說明書和圖式,除期使解釋後請求項之用語得涵蓋說明書及圖式揭露之實施例外,更在探求發明之目的、作用及效果,以符合客觀合理解釋原則之「合理性」,此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「完全相同」、「直接且無歧異得知」或「實質上隱含」者,解釋前後用語的發明之技術範圍間具有「發明同一性」,而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。

  此外,本文認為,民事法院於解釋請求項之爭議用語時,除應審酌說明書和圖式外,更得審酌申請歷史排除聲明,甚至適用專利有效推定原則,以排除說明書所載之先前技術,或說明書和圖式依狹義認定而未有之揭露,或專利權人已否認或放棄之技術,以符合客觀合理解釋原則之「合理性」,此可使請求項的經解釋前後之用語屬於「上位預期下位」或「直接刪除」者,而沒有產生新的功效,應認解釋前後請求項具有「發明同一性」,而不會變動申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。所以,本文認為,民事法院於解釋請求項之爭議用語時,即使審酌說明書和圖式,只要解釋前後請求項具有「發明同一性」,無適用禁止讀入原則之必要,而得適當以說明書和圖式之限制特徵限縮請求項。

 

註釋:

1參見智慧財產及商業法院102年度民專訴字第97號民事判決意旨:「發明專利之權利範圍,係由請求項中之文字所限定,僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵,則無法限定專利權之範圍,此即所謂『禁止讀入原則』。」亦請參見其上級審之判決智慧財產及商業法院104年度民專上字第9號民事判決。

2 參見拙著,專利民事訴訟中涉及專利侵權與專利有效性爭點的請求項用語之解釋的方法論━以「發明同一性」概念為中心,專利師季刊,第61期,2025年4月,112-123頁。

3 前註所述二審判決認為,系爭專利說明書第4頁第1段記載:「本創作係提供一種展翼散熱器,特別是指一種在與其他型式的散熱器相比較,在相同的材料體積及質量條件下,將獲得最大的散熱表面積,…」另依第6頁第3行起:「任何平面散熱器的最基本要求就是,設法將原始狹小的平面發熱源與空氣極有限而不足的熱交換介面,藉著各種結構的設計擴展延伸而形成最大化與空氣的熱交換介面(表面積),並具有最小熱滯留效果,本創作展翼式散熱器已成功地達到這一功效。」

4 原文為「近」,已經誤記更正完成,參見更正說明書第8頁第19至21行。

5 被告主張專利無效所引證據約為X形結構,即桿件的上部為V形,造成拉力彈簧在此V形區域內形成的拉力延伸狀態有對稱形態之可能,無法確保其拉力彈簧的拉伸程度必為不同而可能會重複。

6 參見智慧財產法院106年度民專上字第28號民事判決:「惟當申請專利範圍所界定的內容超出說明書所載的發明時,即應參酌說明書及圖示,限縮申請專利範圍至說明書所記載的發明,使專利權範圍限於發明人的發明,始符合專利解釋之原則。」智慧財產及商業法院112年度民專上字第17號民事判決同此意旨。依此判決,當進行專利侵權判斷時,若請求項範圍大於說明書揭露者,應將請求項用語(以說明書中有記載但未記載於申請專利範圍的技術特徵)限縮解釋至說明書揭露者。

7 系爭專利說明書第12頁第12至15行記載「然後藉習知方法(如網版印刷)將本發明之導電糊塗佈在上述抗反射膜上,在500至900℃之『最高溫度』乾燥及燒製總共約1至30分鐘之燒製時間。」

 

 

與談人簡介

姓名:彭國洋

現職:連邦國際專利商標事務所合夥律師

學歷:

國立交通大學電信工程工學士

國立交通大學電信工程研究所碩士

東吳大學法律專業碩士班

 

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