吳俊龍 智慧財產及商業法院法官 壹、前言 一、商標權利耗盡意義 所謂商標權「耗盡原則」（the principle of exhaustion）或「第一次銷售理論」（First Sales Doctrine），指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、販賣、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權而限制其流通。 二、國內耗盡與國際耗盡 （一）國內耗盡原則（the principle of national exhaustion） 指商標權人僅就其商品於本國內銷售後產生權利耗盡，至於由外國第一次進入本國市場之商品，其權利仍未耗盡，商標權人仍得主張權利。目的著重在商標權人之保護，商標權只會因將真品投入國內市場而權利耗盡，不因已在國外銷售而耗盡。因此，他人未經商標權人之同意而進口真品於國內，即自國外平行輸入真品，仍構成侵權。 （二）國際耗盡原則（the principle of international exhaustion） 指無論國內或國外，商品第一次經權利人同意於市場上流通後，即已產生權利耗盡，商標權人不得再對該商品主張權利。目的著重在交易自由流通之保護1，即使商標權人已銷售商品於國外市場，亦造成包括之進口權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。 三、商標權耗盡之適用要件與例外 現行商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」。 商標權耗盡作為對於商標權人之限制要件，目的在於不讓商標權人對於第一次交易後之再轉讓有所干涉，以維護商業交易上的法安定性，及避免商標權人可任意干涉商品自由流通，造成對於商品銷售管道的控制。惟當商品自由流通與商標權利保護衝突時，在若干情況下會認定商標權利未耗盡。為避免商標信譽受損及維護消費者權益，商標法第36條第2項但書規定，商標權人為避免商品變質、受損或有其他正當事由者，仍得於商品流通於市場後，主張其商標權，特別是當商標產品進入市場後狀態被改變或損害。 貳、我國商標法及法院實務採取國際耗盡原則 ㄧ、最高法院81年度台上字第2444號民事判決 本判決意旨謂：「按真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權。」為實務初次明白承認真品平行輸入並不違反商標法之立法目的，並提供適用之判斷標準。 二、82年12月12日修訂公布商標法第23條第3項 我國82年修法時新增第23條第3項規定：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」。 增訂立法理由謂：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質，受損或有他正當事由者，不在此限，爰參酌商標耗盡理論，予以明定。」。 三、92年5月28日修正公布商標法第30條第2項 「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」。修正理由為：第2項為原條文第3項修正後移列，配合修正條文第1條刪除「專用」二字。並明定「或經有關機關依法拍賣或處置者」，亦不得主張商標權。 四、100年6月29日修正公布商標法第36條第2項（與現行法同） 「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」 依其修正理由：（一）本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之「市場」，包括未明示之「國外市場」，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列「國內外」等文字。…本項但書規定之情形，應限於商品流通於市場後，發生變質、受損等之情形，商標權人始得就該商品主張商標權，為明確起見，爰參考2009年2月26日歐洲共同體商標條例第13條第2項及英國商標法第12條第2項規定，增訂「商品流通於市場後」之文字。可知，我國商標法採取商標權國際耗盡原則，並無疑義。 五、智慧財產法院101年度民商上易字第1號民事判決 本判決指出商標之主要功能既在表彰商品及服務之來源，倘商品係由商標權人或被授權人合法附貼商標，即不致使消費者對商品來源產生誤認，且品質亦相同時，亦不致使商標權人或被授權人發生商譽之損害，復可防止市場之獨占及壟斷，並可促進同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，而符合我國商標法第1條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的，是以，我國商標法採取「國際耗盡」原則，亦即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，應不構成商標權之侵害。 參、商標權利耗盡之實務案例與近期發展 我國採取國際耗盡原則對於商品自由流通有極大助益，有助於市場競爭，但另一方面，使得商標權人難以利用商標權作為其劃分不同國家地區市場之手段，限制了商標權人依不同國家地區劃分不同市場的利益。 基於商標權屬地性之前提下，商標權人若以不同人在不同國家持有相同商標，即可能迴避商標法第36條第2項「商標權人或經其同意之人」之定義，因此，對本條「商標權人或經其同意之人」之解讀不同，對於自行進口外國商品之人，自然會產生不同效果。 一、國內、國外之商標權人相同 假設國內外商標權人為同一人，依商標法第36條第2項規定，該商標權人將商品於國內外市場交易流通之行為時，在我國享有之商標權亦一同耗盡，原則上已不得在我國主張商標權。 二、國內、國外之商標權人不同 （一）相同商標，不同商標權人，彼此無特定關係 倘如在國內外商標權分屬不同人註冊之情形，國內外二個不同商標權人分別以相同的商標，在不同國家或地區註冊商標且指定於相同商品，基於商標權屬地主義，並無不可。此時，國內外商標權人彼此間無任何關聯存在，僅因偶然而採用相同標識，各商標權人在其註冊國內享有商標權保護，並得排除他人使用相同標識，並無問題。 （二）相同商標，不同商標權人，但具有特定關係 相同商標，而在國內外商標權人雖然不同，但國內外二商標權人間有相當程度之法律或經濟上關聯性，例如關係企業、獨家授權或代理經銷商等關係，是否仍可適用商標權耗盡原則，即不無疑問。 三、智慧財產法院對於「有特定關係之不同商標權人」是否適用商標權利耗盡之不同見解 智慧財產法院兩個案例（一為刑事，另一為民事），對於相同商標在國內外由不同商標權人註冊，但二商標權人間有相當程度之法律或經濟上關聯性時，是否有耗盡原則之適用，亦即該「商標權人」是否限定為「同一權利人」，出現二種見解： （一）「YI LEGEND」內衣案（智慧財產法院105年度刑智上易字第6號刑事判決，原審案號：台灣台北地方法院103年度智易字第97號刑事判決） 1、本案事實略為： 中國衣傳說公司於中國大陸註冊「YI LEGEND」商標後，告訴人受讓該品牌之商品代理權，並向經濟部智慧財產局註冊相同之「YI LEGEND」商標。本案被告因販售來自中國衣傳說公司之商品上有告訴人之商標。經檢察官以被告違反商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商品罪嫌起訴。 2、法院判決無罪理由： 台北地院審理後判決被告無罪，上訴至智慧財產法院後亦予維持，該院維持被告無罪之主要理由為：本案應適用商標法第36條第2 項本文之權利耗盡原則： 參諸商標法第36條第2 項本文之規範，商標權人並無專有進口之權利，商標法不禁止真品平行輸入，採國際耗盡原則。職是，衣傳說公司與告訴人分別於大陸地區及臺灣地區，取得註冊系爭商標之商標權。被告有權進口衣傳說公司在大陸地區製造附有系爭商標之商品，不適用商標法之販賣侵害商標權罪。且衣傳說公司所製造之扣案商品流通至臺灣市場後，並未發生變質、受損或有其他正當事由者，不適用商標法第36條第2 項但書之權利耗盡原則之消極事由。商標權人與經銷商簽訂商品銷售，倘未限制經銷商經營範圍，自有合法權源在各地區銷售使用商標。因此，告訴人雖在臺灣地區註冊系爭商標，然不得對被告進口衣傳說公司在大陸地區製造附有系爭商標之真品，行使系爭商標之權利。 （二）「PHILIP B」化妝品案（智慧財產法院105年度民商訴字第14號民事判決、105年度民商上字第14號民事判決） 1、本案事實略為： 被告紅創意公司為美國PHILIP B公司在台代理商，進口銷售PHILIP B公司之品牌化妝品與保養品。被告紅創意公司並經該公司同意，在台灣註冊PHILIP B商標。原告哿鑫公司向PHILIP B官網訂購標有系爭商標商品後進口至台灣，並於自行架設之網站以及網路交易平台販售。嗣原告哿鑫公司認為其所販售之商品乃PHILIP B公司官方網站販售之真品，先向智慧財產法院起訴請求確認被告紅創意公司不得對其主張系爭商標權。 2、智慧財產法院判決理由： 智慧財產法院一審判決駁回原告哿鑫公司之訴，上訴二審後亦被維持原判決。 二審判決主要理由為：本案被告並無權利耗盡原則之適用 (1)系爭產品係原告向美國PHILIP B公司所購買，而非向被告所購買，依商標權利耗盡原則，PHILIP B公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國PHILIP B公司固不得本於商標權人地位向原告主張權利；然系爭商標於我國係由被告取得商標權，而非由美國PHILIP B公司取得商標權，且系爭產品並非由被告在市場為第一次流通，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，從未對系爭產品取得任何報酬，自無所謂「商標權耗盡」可言，因此，被告自非商標法第36條第2 項之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對原告主張系爭商標權。 (2)由對價平衡之觀點，被告並非美國PHILIP B 公司之商標被授權人、亦非美國PHILIP B公司之商標受讓人，而係自始即為我國之商標權人，因此，對我國商標權人即被告而言，其就系爭商標既享有商標權，且未自該產品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力實無拘束被告之理。何況，商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，且商標法第30條第1 項第11款、第12款但書既明文規定得國外商標權人同意時，得註冊與國外相同之商標，益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依商標屬地主義原則，當國內商標權人取得商標註冊後，縱使國外相同商標商品欲進入國內市場，亦須得到國內商標權人同意，始得為之。因此，商標法第36條第2 項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形2。 四、最高法院法院108年度台上字第397號民事判決 上開「PHILIP B」化妝品案上訴至最高法院後，最高法院認為： （一）附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第36條第2 項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。 （二）因PHILIP B公司為系爭商標在美國註冊之商標權人，並同意被告在我國註冊為該商標之商標權人，附有系爭商標之產品係原告向美國原廠PHILIP B公司所購買，為原審認定之事實。果爾，該產品由美國原廠出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，則該商品之系爭商標權利耗盡，是否未及於經PHILIP B公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被告？原審未察，逕謂被告未自該商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第 2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利原告之判斷，不無違誤。因此，將本件廢棄發回智慧財產法院更審 。 五、智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決 此為「PHILIP B」化妝品案之刑事二審案件 。 （一）受到最高法院108年度台上字第397號民事判決之影響，本判決進而闡述在內外國商標權人不同人，且內國商標權人為外國商標權人之代理商、經銷商時，該外國商標權人實難認為是我國商標法第36條第2項前段所稱「經其（內國商標權人）同意之人」，然而內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源，其實不會危害商標表彰來源之功能，不應禁止平行輸入，此時內外國商標權人應可視為同一人，而可允許商品平行輸入。故認商標法第36條第2項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」，應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者，而所謂「得視為同一人」，應指「兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源時」，始得「視為同一人」。 （二）商標法第36條第2項前段應略為擴張其範圍，即適用商標法第36條第2項前段應符合下列要件： 1.商品須為內國商標權人(包含得視為同一人者)或經內國商標權人同意之人所合法貼附者； 2.該商品為經內國商標權人(包含得視為同一人者)，或經內國商標權人同意之人在國內外市場所流通。 所謂「得視為同一人」，指「兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源者」。 肆、結論 我國法院對於真品平行輸入之案件，如國內外同一商標之權利分屬不同主體時，是否可以適用商標法第36條第2項前段規定，認有商標權耗盡原則之適用？雖曾出現不同的實務見解。然在最高法院108年度台上字第397號民事判決針對「PHILIP B」化妝品案作出解釋之後，可知最高法院認為商標法第36條第2項規定並無限定適用於國內外商標權人均為同一人之情形，亦即，考量國內外之商標權均來自於同一權利人，倘彼此間具有授權或法律上之關係，亦會對被授權之商標權人發生權利耗盡之結果。此與前揭「YI LEGEND」內衣案之智慧財產法院刑事判決之見解趨於一致。 智慧財產法院106年度刑智上易字第11號刑事判決在最高法院108年度台上字第397號民事判決後，更進一步略擴張商標法第36條第2項「商標權人」之解釋範圍，包括得與該商標權人視為同一人，即兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源者。至此，倘同一商標之國內外商標權人間彼此具有法律上或經濟上關係，國內商標權人應即無法對真品平行輸入者主張商標權而有權利耗盡之適用，值得注意。 註釋： 1. 陳昭華，商標法之理論與實務，2018年10月四版，第180-181頁。 2. 另有相同見解，如智慧財產法院107年度民商訴字第30號民事判決。 3. 發回更審案號：智慧財產法院 109 年度 民商上更(一) 字第 1 號，嗣經撤回上訴而終結。 4. 本件於109年4月30日宣判，因屬不得上訴三審案件，故已確定。 作者簡歷 姓名：吳俊龍 現職：智慧財產及商業法院法官 學歷：國立政治大學法律學碩士 學歷：國立台北大學法律系司法組學士 專長：司法院民事智慧財產類型專業法官資格 專長：智慧財產培訓學院數位內容著作權種籽師資 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