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TIPA智財評論月刊 【原TIPA電子報】 2020年12月 第十二期

每月精選文章
【智財訴訟】專利行政訴訟採取對審制後之訴訟標的
  李維心庭長 智慧財產法院
  經濟部智慧財產局(下稱智慧局)為建構更有效率的專利、商標行政救濟制度,擬議修正專利法及商標法,採取簡併救濟層級與行政訴訟採取兩造對審制度(以下以專利法說明)。智慧局擬修法設立「專利複審及爭議審議會」(下稱審議會)審議專利複審案及爭議案(註一)。以被請求人為區分,複審案件之被請求人為智慧局,例如不服專利權申請核駁案之複審等,爭議案件之被請求人專利權人,例如專利舉發案。審議會由資深專利審查人員組成,審查申請之複審或爭議案件,進行言詞、合議、直接審議及作成決定,並免除訴願程序,不服該決定之當事人直接向智慧財產法院起訴。其中爭議案件於進入法院後採用對審制(註二),即由處分階段受不利處分之舉發申請人或專利權人為原告,受有利處分他造則為被告,智慧局則不再為當事人,退出專利行政訴訟。如修正為對審制後,在法院進行之訴訟程序係採取行政訴訟程序?或民事訴訟程序?經司法院建議專利複審案及爭議案訴訟改採取民事訴訟程序。智慧局按此建議規劃專利法修正案,擬研議將現行專利舉發行政訴訟,經智慧財產法院判決後,其上訴審法院為最高法院,原最高行政法院則退出終審。如此修法方向確定,專利複審案或爭議案改採兩造對審後,法院審理此類訴訟之訴訟標的為何?此涉及此類訴之訴之聲明與判決主文問題,爰提出淺見,提供專利實務界參考。
   
【營業秘密】2020年營業秘密管理戰略研討會紀實(三)-營業秘密侵害案件之民事訴訟及律師角色
  池泰毅主持律師 璞實法律事務所
 

相較其他案件,營業祕密案件較為複雜,當具體個案發生,如果沒有事前準備,當事人往往手足無措,不知從何開始?如何著手準備?
此外,營業祕密案件本身也有第三人認定的問題。不管你覺得某項特定資訊有多重要,反正沒有法院認證,你主張的營業秘密,是否真的那麼「秘密」,都沒人知道。許多時候,當事人花費時間、精力、資源準備的案件,最終都沒能成功說服法官。
個人認為,營業祕密案件的準備,必須從具體案件發生「前」開始,原告公司必須從事前管理著手,定義、整理、規劃各項所欲保護之營業秘密,日後才能在法庭上,清楚、完整的呈現主張,並且成功地說服法官。
在這系列過程中,律師要扮演挑戰者、說書人的角色。在管理層面上,律師是挑戰者,模擬訴訟攻防(特別是證據資料的取得、保管),對管理制度提出質疑,讓公司有發現系統漏洞的可能性;在訴訟層面上,律師是說書人,要協助公司說個好故事,一個能夠讓法院接受的好故事。
本次報告,希望藉由5W1H以及EONA這兩個簡單、可行的規則,讓大家在營業秘密爭議案件,知道怎樣說個好故事,怎樣主張公司權益。

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109年度第一次智慧財產實務案例評析座談會(主題:專利權範圍與均等侵權認定)
 

專利侵權案件中,申請專利範圍解釋及侵權判斷乃核心議題,均等論(Doctrine of Equivalents)適用尤為關鍵。不論是「均等論概念」本身,抑或是個案具體適用涉及之「全要件原則」與「申請歷史禁反言」之限制事項,專利法均未有任何規定或條文文字。專利專責機關所核准之專利權範圍,本質上即包涵文義範圍及均等範圍?抑或專利權範圍僅及於文義範圍,均等範圍乃「擴張」概念,此等基礎理論與概念若未先予以釐清與確定,如何適用全要件原則、申請歷史禁反言即屬不明,進而影響法律安定性。。

針對前揭問題,美國學說及司法實務有非常豐富的討論與辯論,法院亦持續透過個案判決充實均等論及其相關議題。歐洲國家(尤其是德國)在此等問題之思考觀點與脈絡,又與美國法不同,雖其最終結果與目的相同:專利制度之目的是在鼓勵創新研發。。

至若均等論於我國法之發展,智慧財產局所頒訂之「專利侵權判斷要點」對於各該概念雖有揭示,惟前揭要點對於智慧財產法院並無絕對拘束力。細究實務判決及我國文獻期刊,對於均等論及其相關議題有論述或闡釋其理論、性質等本質與基礎概念者,較為有限。。

有鑑於此,由智慧財產法院及經濟部智慧財產局共同主辦、智慧財產培訓學院(TIPA)執行本次座談會,邀請學者、專利專責機關代表及實務先進針對專利權範圍界定與均等侵權認定議題,進行深入討論;此次座談會議開放產官學研旁聽。鑑於國內對於德國立法例概念之討論較為有限,TIPA於各該議題之引言報告特別提出德國法關於均等論之理論基礎。歷經三小時熱烈討論,與會者期許我國未來能於專利侵權訴訟實務建構更細緻及符合我國產業實務需求之均等論及其相關概念,座談會討論之重要結論請參考附件。

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