專利美國設計專利的申請策略及專利布局(五)

專利布局，是一個依企業目的運用申請策略進而取得專利權的過程，其成果是涵蓋多種類型的專利組合（Patent Portfolio），包括不同的技藝標的、空間、時間、申請模式及技藝領域。

為進行設計專利之布局，依美國專利實務，得運用之申請策略係以多實施例申請案及延續案為核心。本節以該核心為主軸，搭配案例說明如何靈活運用之。

一、申請制度之運用規劃

擬訂申請策略之前，必須了解企業目標，再依策略，有計畫、有系統地申請專利。申請策略之擬定，形式上，固然要涵蓋相關設計、產品及領域，據以建構堅實的專利組合，鞏固綿延不斷的創新成果；實質上，也要兼顧專利價值及品質，並考量成本效益，採取圍牆式或包圍式等專利布局模式，不一定非要埋下地毯式的專利地雷¹。

擬訂申請策略時，首先要為所有創新設計的成果搶占申請日。就美國設計專利而言，應以多申請案、多實施例為原則，不論各申請案、各實施例是否屬於單一設計概念，應同日申請，嗣後再儘可能擴大其範圍，以DA案、CA案或CIP案逐步、逐案擴大保護範圍。若能充分利用多實施例申請制度，不僅可以節省申請、維護案件的成本，申請案中之各實施例亦會建構出彼此之間的近似範圍，以利專利權人確定專利權範圍，更可以作為嗣後申請延續案之基礎，綿延不斷地擴大保護範圍，例如以CA案申請母案的部分設計。圖39所示申請制度之運用規劃，可供擬訂申請策略之參考。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總結前述申請制度之運用規劃，為完整保護設計創作，除靈活運用多實施例之申請案外，主要是運用DA案、CA案及CIP案三種延續案作為申請策略進行專利布局。DA案與CA案所請求之設計必須完全揭露於母案，二者之差異主要在於：DA案是申請人應審查人員之通知被動分割母案，而CA案是申請人主動申請母案之延續案。實務上，申請人通常會以最初申請案申請(1)一物品設計的多實施例，(2)一物品的整體設計或成套設計（例如果汁機可以拆解為多構件），(3)多物品的成組設計（例如西洋棋子、沙發組），或(4)同一設計指定實施於多物品；再以CA案申請母案之部分設計；若有更新的次一代設計，也可以CIP案申請母案的變化形態。除多實施例申請案外，部分設計為專利布局的主流，可以就一物品的各構件、各部分或其組合申請多件CA案，甚至CIP案。成組設計的申請案並不多見，就成組設計再申請CA案或CIP案，更為罕見。

 

二、如何擬訂申請策略

基於前述申請制度之運用規劃，說明可以採取之申請策略及其擬訂步驟如下：

(一)區分創新特徵及習知特徵：

1.完整特徵：應用於申請標的所必需的特徵，包括創新特徵及習知特徵，例如A+B+C。

2.創新特徵：對照先前技藝具新穎性、非顯而易知性之特徵，例如前述A及B。

3.習知特徵：既有、慣見或眾所周知之特徵，例如前述C。

(二)確定創新特徵可以應用之物品領域及涵蓋範圍：

1.以創新特徵為中心，依企業目的，考量是否要涵蓋不同的物品領域。

2.除單一物品外，依企業目的，考量是否要擴及成套或成組物品。

(三)最初申請案之完整布局：

1.以多申請案、多實施例為原則，依企業目的，考量要申請的各物品、各實施例。是否要涵蓋所有物品、實施例，應顧及布局策略及成本。

2.多實施例申請案必須符合單一設計概念，得以創新特徵為核心，參酌非顯而易知性審查基準，將符合單一設計概念的實施例併案申請，以節省成本，且可建構其近似範圍。

3.若完整之創作為A+B+C，應以一全部為實線之實施例請求A+B+C，作為嗣後延續案之基礎。

4.若創新特徵為A及B，為涵蓋全部範圍，宜區分為三實施例，分別以創新特徵A、B及A+B為核心。即使不符合單一設計概念，嗣後仍可以DA案或CA案分割之。

(四)最初申請案之揭露：

1.雖然前述三實施例分別以創新特徵A、B及A+B為核心，各實施例仍須滿足完整特徵之定義。

(1)當創新特徵為A，所呈現之實施例應為：A(實線)+B(虛線)+C(虛線)

(2)當創新特徵為B，所呈現之實施例應為：A(虛線)+B(實線)+C(虛線)

(3)當創新特徵為A+B，所呈現之實施例應為：A(實線)+B(實線)+C(虛線)

2.除前述三實施例，可以再加上二實施例

(1)當創新特徵為A，所呈現之實施例得為：A(實線)+B(虛線)+C(實線)

(2)當創新特徵為B，所呈現之實施例得為：A(虛線)+B(實線)+C(實線)

3.前述五例可以分別為五件申請案或為最初申請案之五個實施例，嗣後再申請DA案或CA案。

4.謹記「簡約也是一種設計」，例如A(實線)+B(虛線)+C(虛線)≠A(實線)+B(虛線)，即使虛線表示不請求特徵C，但不請求≠沒有，見後述D615,083手機之例。因此，除前述五例外，尚應以簡約的實施例完整涵蓋設計構思。

(五)設計名稱：儘量以上位概念用語記載之，或指定多物品。

(六)申請部分設計：對於最初申請案所揭露的完整特徵，可以CA案申請其部分設計。是否申請所有部分設計，仍應考量布局策略及成本，尤其要考量競爭產品之情況。

(七)擴及競爭產品：若市場上的競爭產品與最初申請案某部分相同或近似，得就該部分申請CA案，以擴大保護範圍，而使競爭產品落入專利權範圍²。

(八)申請成組設計：例如X、Y二物品，必須在最初申請案主張是X&Y組合之實施例，否則官方會通知申請人分割。若最初申請案未主張成組設計，嗣後仍可以CIP案主張之。

(九)申請CIP案：申請CIP案宜謹慎，因設計專利僅有一請求項，邏輯上不能有自己的申請日又享有母案申請日之利益。若嗣後被認定不得享有母案申請日之利益，母案反而會構成該CIP案之先前技藝。

(十)國際優先權：若在外國有可以主張優先權之基礎案，應據以主張之，以排除該基礎案成為先前技藝。在美國，得主張複數優先權、部分優先權。

三、案例

本案例手機專利，申請案共19件，如圖40，共核准24個實施例（24組圖）。依申請歷程及審查結果，各申請案申請、核准之實施例及圖式數量如下：

#D602,015申請2組20張圖，准1實施例。

#D615,083申請12組100張圖，准1實施例。

#D600,241申請18組152張圖（與前二案120張圖部分重複），准3實施例。

#D602,016申請6組56張圖，准2實施例。

#D622,720申請2組24張圖，准2實施例。

#D696,251申請2組16張圖，准2實施例。

#其餘13案各申請並核准1實施例8張圖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案例最初申請案有三件：D602,015、D602,014及D602,017。由於這三件各有其延續案，數量過於龐大，本文僅分析說明這三件及D602,015之延續案。

D602,014手機專利，如圖41，請求機體及正面的顯示區及按鍵，但不請求插孔等微細設計，而為部分設計。

D602,017手機專利，如圖42，請求機體、按鍵及插孔等微細設計，而為整體設計。D602,017與D602,014之差異，除無顯示區邊框外，從側視圖觀之，機體之側面差異甚大；應予強調者，D602,017圖式並未顯示面板材質，而與D602,014之圖式不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D602,015手機專利，如圖43，為以下整個系列申請案之最初申請案，除不請求顯示區外，其餘部分皆為請求內容，而為部分設計。D602,015與D602,014或D602,017之差異主要在於顯示區，另從側視圖觀之，三機體之側面差異甚大。

D602,015原本申請二實施例，20張圖，差異在於是否請求按鍵及插孔。審查人員通知申請人分割，經分割後始核准專利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D600,241手機專利，如圖44，為D602,015之CA案，有三個實施例。除顯示區、按鍵及插孔外，三個實施例請求其餘部分的內容，而為母案之部分設計。

如前述，D602,015原本申請二實施例，經分割出來的實施例即為D600,241。然而，申請人並未直接申請DA案，而是增加圖式，改申請CA案，擴及瘦長及矮胖之機體。

本例顯示：長寬比例的變動並未改變形狀、組態等空間特徵，三實施例屬於單一設計概念，得併案申請，且三實施例仍被認定已揭露於母案，得為CA案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D615,083手機專利，如圖45，為D602,015及D600,241二案之CIP案，對照二母案，差異在於沒有顯示區邊框及按鍵。雖然該差異係屬刪除設計特徵，但已改變形狀或組態，而為增加新事項，故被認定未揭露於二母案，只能申請CIP案。

本例顯示：CIP案可以有二個以上的母案，雖然本例僅享有同一申請日之利益，但參酌前述5,328,184發明專利，CIP案可以享有不同母案申請日之利益，而有多個有效申請日。

由本例可以推知：審查或侵權比對時，一設計未揭露某特徵，另一設計揭露該特徵但不請求（以虛線描繪之），即使其他特徵完全相同，仍不宜逕稱二設計近似或顯而易知，因專利要件之判斷應就整體外觀為之，無某特徵與不請求該特徵二者並不等同。本例充分反映（無某特徵的）「簡約也是一種設計」的設計概念。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D629,799手機專利，如圖46，為D615,083之DA案，差異在於DA案請求方形按鍵及不請求之顯示區邊框，由於最初申請案D602,015未揭露方形按鈕，故方形按鈕係母案（CIP案）申請時增加之新事項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本例顯示：雖然白色機體未明示於母案，但色彩並未改變形狀、組態等空間特徵，故仍被認定已揭露於母案，D674,383得為CA案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D690,298手機專利，如圖48，為D674,383之CA案，差異在於圓形、長圓形按鍵之別。

D724,098手機專利，如圖49，為D690,298之CA案，本案僅請求正面長圓形音孔，其餘皆不請求。

本例顯示：不請求之部分可以作為確定專利權範圍之基礎，例如彼此之間的位置關係，否則尚難理解D724,098之長圓形音孔的可專利性，因長圖形音孔已為手機領域之習知物形。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請設計專利，首要策略就是申請多實施例、多申請案搶占申請日，據以建構堅實的專利組合，完整涵蓋相關設計、產品及領域，鞏固創新成果；其次，應主張有效申請日，除國際優先權外，申請實務上，通常是運用DA案、CA案或CIP案制度主張母案申請日之利益。除延續案外，若申請案之間有重複專利之情事，尚得以聲明專利權期末拋棄，以取得專利權。取得專利權後，容許申請再領證申請案及其延續案；若創新設計有變化形態，於取得專利權後二年內，尚得擴大保護範圍。

申請DA、CA及CIP等延續案，程序上，主要須滿足三個要件：(1)延續案之發明人中至少有一人應與母案相同；(2)延續案之申請必須在母案被核准專利、放棄或程序終結前為之；及(3)必須於延續案或修正後之延續案引述母案。實體上，主要是判斷延續案之申請標的是否符合35 U.S.C. 112(a)明確、完整揭露於母案，使該設計領域中具有通常知識者可據以實現該申請標的，以決定延續案是否可享有母案申請日之利益。

在美國，對照母案，若延續案有新事項，則不符合35 U.S.C. 112(a)，不得享有母案申請日之利益。在我國，分割案及改請案是否可以享有母案申請日之利益，判斷要件在於分割案或改請案是否超出母案說明書或圖式所揭露的範圍，同美國一樣，若分割案或改請案有新事項，亦不得享有母案申請日之利益。

美國的多實施例申請案、DA案及重複專利等制度的實體審查係以「單一設計概念」為主軸，均以非顯而易知性之分析方法為判斷標準。我國的衍生設計及重複專利等制度的實體審查均以「近似」為主軸，分割案甚至係以「相同」（不得超出）為判斷標準，僅限於新穎性的分析方法，而與美國不同。

美國法院業已確認延續案是否適用35 U.S.C. 120而享有母案申請日之利益應以請求項逐項判斷之，而非整個申請案，亦非說明書中所載之實施例，更非請求項中所載之設計特徵。雖然美國設計專利申請案可以有一個或多個實施例，但只有單一請求項，理當只能有一個有效申請日，而無申請CIP案之空間，惟實務顯示設計專利CIP案並非少數。本文認為雖然CIP案業經審查，但不一定符合35 U.S.C. 112(a)，因MPEP規定：除非必要，例如先前技藝之公開日介於母案申請日至CIP案申請之間，否則審查人員不必考慮CIP案是否享有35 U.S.C. 120所規定之母案申請日之利益。因此，申請CIP案會有風險，若CIP案被認定不得享有母案申請日之利益，依MPEP規定及法院判決，母案可以反過來作為審查CIP案新穎性、非顯而易知性之先前技藝，對於專利權人相當不利，這是考量申請策略時務必注意者。

對照我國的申請制度，美國設計專利的申請制度更多樣化、國際化、更有利於申請人。雖然二國的制度有部分雷同，但差異不可謂不大，不宜簡單類比。但為便於讀者掌握美國申請制度之要旨、擬訂申請策略，簡單說明其特色：

1.美國新專利法改為先發明人申請主義（First Inventor to File）：美國舊專利法採先發明主義（First to Invent），新法修正後仍然具有先發明之色彩，再領證申請案可以擴大已公告之專利權範圍，即為明證。

2.延續案是專利布局的利器：因延續案可以享有母案申請日之利益，母案不屬於延續案之先前技藝，故延續案可謂係擴大保護範圍的利器。惟若延續案被認定不符合35 U.S.C. 112(a)，則母案可以作為延續案之先前技藝。

3.掌握先小後大之申請原則：以最初申請案申請涵蓋範圍小的整體設計、多構件之成套設計或多物品之成組設計，再以延續案申請涵蓋範圍大的構件或部分設計，始符合MPEP規定。

4.各申請制度皆有其用途：(1)以最初申請案申請最完整（小範圍）的設計；(2)以多實施例申請案申請屬單一設計概念之多實施例，可以建構其專利權範圍（近似範圍）；(3)以DA案或CA案申請母案之構件或部分設計（大範圍），可以擴大保護範圍；(4)以CIP案申請設計之變化形態或近似母案之設計，可以擴大保護範圍或鞏固其專利權範圍。

5.申請後或取得專利權後尚可擴大保護範圍：延續案及美國獨有的再領證申請案制度皆可擴大保護範圍，申請後或取得專利權A（例如a1+a2）後，申請人尚可因應市場上之競爭產品的變化設計B（例如a1+b1）申請延續案或再領證之延續案請求A的部分設計（例如a1），擴大保護範圍，使競爭產品落入延續案之專利權範圍。

 

本文完畢，美國設計專利的申請策略及專利布局(一)～(四)，刊登於去年12月至今年3月。

 

註釋：

1.瑞典Chalmers大學工業管理學系Granstran, Ove教授於The Economics and Management of Intellectual Property一書，以阻礙競爭者的研發方向為思考主軸，將常用的專利布局方式區分為6種：1.特定的阻絕與迴避設計；2.策略型專利；3.地毯式；4.圍牆式；5.包圍式；6.綜合式。

2.若前述最初申請案僅申請五個實施例，競爭產品只要簡單地刪除C而為A+B，就足以迴避該五個實施例及前述之部分設計CA案，因為「簡約也是一種設計」。因此，若最初申請案未充分涵蓋設計構思，嗣後很難以延續案彌補瑕疵。